Материал: Право инт. собственности

X05yeFFERVNaSUpSQ2t5WVNoRVJJX0FBISvN19JSUFQSEtHMTBPMk0wMEE4TlVBRko2MkdTNS8zODQ3O

DI3NzQyMDQvYWNOYW1lL2NsaWNrUmVnaXN0ZXIvcmVnTmFtZS9SVVRN/.

Договоры об отчуждении исключительного права

К договору об отчуждении исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец применяются общие положения о договорах об отчуждении исключительного права (ст. 1232 ГК РФ), а также общие положения о договорах, обязательствах, сделках.

Так, п. 5 ст. 1234 ГК РФ устанавливает последствия существенного нарушения приобретателем обязанности выплатить правообладателю в установленный договором об отчуждении исключительного права срок вознаграждение за приобретение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности: прежний правообладатель вправе требовать в судебном порядке перевода на себя прав приобретателя исключительного права и возмещения убытков, если исключительное право перешло к его приобретателю. Если исключительное право не перешло к приобретателю, правообладатель может отказаться от договора в одностороннем порядке и потребовать возмещения убытков, причиненных расторжением договора. Договор прекращается по истечении 30-дневного срока с момента получения приобретателем уведомления об отказе от договора, если в этот срок приобретатель не исполнил обязанность выплатить вознаграждение.

При заключении договора об отчуждении исключительного права необходимо учитывать отдельные

ограничения и особенности объектов, права на которые отчуждаются. Согласно п. 2 ст. 1365 ГК РФ отчуждение исключительного права на промышленный образец не допускается, если оно может явиться причиной введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя. Введение Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 35-ФЗ названной нормы обусловлено изменением признаков охраноспособности промышленного образца. С 1 октября 2014 г. в соответствии со ст. 1352 ГК РФ в качестве промышленного образца охраняется не художественно-конструкторское решение, а решение внешнего вида изделия. Признаки, обусловленные исключительно технической функцией изделия, не являются охраняемыми признаками промышленного образца. Объем правовой охраны таких образцов (прежде всего изображения внешнего вида изделия) приближает их правовую охрану к охране объемных товарных знаков, в связи с чем отчуждение исключительного права на промышленный образец не должно быть причиной введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

Публичное предложение заключить договор об отчуждении патента на изобретение

От договора об отчуждении исключительного права на изобретение необходимо отличать публичное предложение заключить договор об отчуждении патента на изобретение.

Заявитель, являющийся единственным автором изобретения, до принятия по заявке решения о выдаче патента, либо об отказе в выдаче патента, либо о признании заявки отозванной может подать заявление о том, что в случае выдачи патента он обязуется заключить договор об отчуждении патента на условиях, соответствующих установившейся практике, с любым гражданином Российской Федерации или российским юридическим лицом, кто первым изъявил такое желание и уведомил об этом патентообладателя и федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности (ст. 1366 ГК РФ).

Такое предложение может быть квалифицировано как адресованное неопределенному кругу лиц приглашение сделать оферту (п. 1 ст. 437 ГК РФ). Это способствует расширению возможности получения патентов лицами, снижению налоговой нагрузки и развитию оборота прав на изобретения.

Лицо, заключившее с патентообладателем на основании его заявления договор об отчуждении патента на изобретение, обязано уплатить все патентные пошлины, от уплаты которых был освобожден

заявитель (патентообладатель), что является обязательным условием регистрации перехода исключительного права к приобретателю.

Приобретателем патента по договору об отчуждении патента может быть только гражданин Российской Федерации или российское юридическое лицо, первым уведомившее об этом заявителя (патентообладателя) и Роспатент. Договор об отчуждении патента должен быть заключен на условиях, соответствующих установившейся практике. "Сам термин "установившаяся практика" во многом является оценочным, так как при определении цены возмездного договора об отчуждении патента на изобретение не применяются правила, предусмотренные п. 3 ст. 424 ГК РФ" <1>.

--------------------------------

<1> См. комментарий к ст. 1366 ГК РФ в кн.: Патентное право: Постатейный комментарий главы 72 Гражданского кодекса Российской Федерации / Под ред. П.В. Крашенинникова. М.: Статут, 2010.

Если в течение двух лет не поступило письменное уведомление о желании заключить договор об отчуждении патента, патентообладатель может подать ходатайство об отзыве своего заявления, при этом заплатив все пошлины.

Аналогичные положения предусмотрены ст. 1427 ГК РФ в отношении селекционных достижений.

Договор об отчуждении исключительного права на секрет производства (ноу-хау)

В соответствии со ст. 1468 ГК РФ по договору об отчуждении исключительного права на секрет производства одна сторона (правообладатель) передает или обязуется передать принадлежащее ей исключительное право на секрет производства в полном объеме другой стороне - приобретателю исключительного права на этот секрет производства.

Исключительное право на секрет производства (ноу-хау), передаваемое по договору, включает в себя право использования секрета производства любым не противоречащим закону способом, в том числе при изготовлении изделий и реализации экономических и организационных решений.

При отчуждении исключительного права на секрет производства лицо, распорядившееся своим правом, обязано сохранять конфиденциальность секрета производства до прекращения действия исключительного права на секрет производства, которое зависит от сохранения сторонами, а также другими лицами, которым известен секрет производства, конфиденциальности. С момента утраты конфиденциальности соответствующих сведений исключительное право на секрет производства прекращается у всех правообладателей (ст. 1467 ГК РФ).

Дискуссия. В главе о секрете производства данного учебника отмечалось, что секрет производства (ноу-хау) представляет собой особый объект, на который весьма условно можно распространять режим исключительных прав и более точно говорить о фактической монополии на информацию, обладающую признаками конфиденциальности.

Согласно ст. 1468 ГК РФ по договору об отчуждении исключительного права на секрет производства передается исключительное право в полном объеме.

В отличие от других объектов исключительных прав в отношении секрета производства в ст. 1465 ГК РФ не определен перечень способов использования, входящих в содержание исключительного права, за исключением использования секрета производства при изготовлении изделий и реализации экономических и организационных решений. В связи с тем что содержание исключительного права на секрет производства определено весьма условно, как и сам объект, более целесообразно говорить об отчуждении не исключительного права, а самого секрета производства, поскольку цель договора состоит именно в передаче информации (секрета производства) с определенными ограничительными условиями. Договор о передаче ноу-хау достаточно изучен наукой <1>, но в то же время существует немало проблем, связанных прежде

всего с определением предмета договора и сохранением его конфиденциальности.

--------------------------------

<1> См.: Дозорцев В.А. Понятие секрета промысла ("ноу-хау"). Интеллектуальные права. Понятие. Система. Задачи кодификации: Сб. статей // Вестник ВАС РФ. 2001. N 7, 8 (СПС "КонсультантПлюс"); Штумпф Г. Договор о передаче ноу-хау. М.: Прогресс, 1976; Химичук Е.В. Понятие договора о передаче ноу-хау // Право и экономика. 2006. N 3; Рузакова О.А. Гражданско-правовой режим договоров о передаче ноу-хау // Патенты и лицензии. 2002. N 8. С. 40 - 44.

Существенными условиями договора об отчуждении исключительного права на секрет производства являются:

-предмет, который включает в себя описание ноу-хау. Информация, характеристики которой не входят в описание, договором не охраняется;

-условие о конфиденциальности;

-цена.

Договор о передаче ноу-хау является по общему правилу возмездным, так как заключается преимущественно в сфере предпринимательских отношений. При этом оплата может осуществляться различными способами: в виде роялти, паушального платежа или в смешанной форме. Роялти представляют собой периодические выплаты, зависящие от размера полученного дохода или иных показателей (в процентах от проданных товаров, предоставленных лицензий и т.п.); паушальный платеж представляет собой выплату в твердой денежной сумме.

В связи с тем что секретом производства может выступать информация, обладающая признаками патентоспособности, договор об отчуждении права на получение патента до подачи заявки в Роспатент может включать в себя условия договора об отчуждении исключительного права на секрет производства (при отчуждении права на получение патента должна быть предоставлена информация, необходимая для подачи заявки), который при отказе в государственной регистрации не сможет быть сохранен в качестве такового, поскольку информация о заявке при ее публикации становится общедоступной. Договор об отчуждении права на получение патента представляется в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Лицензионные договоры

По лицензионным договорам могут быть предоставлены права:

-на изобретения, полезные модели, промышленные образцы (договор патентной лицензии);

-селекционные достижения;

-топологии интегральных микросхем;

-секреты производства (ноу-хау).

Для всех вышеназванных лицензий наряду с общими положениями, унифицированными для лицензионных договоров, характерны следующие особенности:

-письменная форма и государственная регистрация предоставления права, за исключением договора, объектом которого выступает секрет производства (ноу-хау), а в отношении топологий интегральных микросхем - только на зарегистрированную топологию;

-обязанность заключения принудительных лицензий в случаях, предусмотренных ГК РФ;

-открытые лицензии предусмотрены для объектов патентного права и селекционных достижений;

-лицензионные договоры включают в себя ограничительные условия, которые должны соответствовать законодательству о конкуренции и не нарушать его <1>.

вознаграждения или о порядке его определения, в силу абз. 2 п. 5 ст. 1235 ГК РФ считается незаключенным (п. 13.6 Постановления Пленума ВС РФ N 5 и Пленума ВАС РФ N 29 от 26 марта 2009 г.).

Вознаграждение по возмездному лицензионному договору выплачивается за предоставление права использования объекта патентных прав (п. 13.7 Постановления Пленума ВС РФ N 5 и Пленума ВАС РФ N 29 от 26 марта 2009 г.).

В качестве лицензиара выступает патентообладатель, обладатель исключительного права на топологию, который предоставляет право использования охраняемого объекта в соответствии с условиями лицензии. В качестве лицензиата выступает пользователь, который приобретает право использования охраняемого объекта в соответствии с условиями лицензии. Сторонами лицензионного договора могут быть граждане, юридические лица и публичные образования.

Лицензионные договоры о предоставлении права использования топологии интегральной микросхемы

Согласно ст. 1459 ГК РФ по лицензионному договору одна сторона - обладатель

исключительного права на топологию (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования этой топологии в установленных договором пределах.

Особенностью рассматриваемого лицензионного договора является то, что, если охраняемая топология была зарегистрирована, отчуждение и залог исключительного права на топологию, предоставление по договору права использования топологии, переход исключительного права на топологию без договора подлежат государственной регистрации в Роспатенте (ст. 1460 ГК РФ).

В лицензионном договоре могут быть предусмотрены следующие способы использования топологии:

-воспроизведение топологии в целом или ее части путем ее включения в интегральную микросхему или иным образом (если какая-то часть топологии не является оригинальной, то копирование этой части не будет нарушением права использования топологии). Воспроизведение топологии может заключаться в

ееповторении полностью или частично на любом носителе;

-повторение топологии как в виде микросхемы, так и в виде чертежей. В то же время обычная фотография самого изделия - интегральной микросхемы вряд ли может рассматриваться как копирование топологии, поскольку такая фотография в подавляющем большинстве случаев несет недостаточный объем информации и не сполна отражает саму топологию;

-ввоз на территорию Российской Федерации, продажа и иное введение в гражданский оборот топологии, или интегральной микросхемы, в которую включена эта топология, или изделия, включающего в себя такую интегральную микросхему.

Лицензионный договор является срочным. Срок действия лицензионного договора в целом зависит от срока действия исключительных прав, который применительно к топологиям интегральных микросхем имеет определенную специфику. Максимальный срок действия лицензионного договора ограничивается сроком действия исключительного права на топологию интегральной микросхемы, т.е. в пределах 10 лет. Несколько лиц, создавших топологию независимо друг от друга, могут одновременно обладать правами на нее, причем более позднее создание топологии влечет действие исключительных прав на них только на срок, который остался до конца действия права первого создателя (п. 3 ст. 1457 ГК РФ).

Лицензионный договор о предоставлении права использования секрета производства (ноу-хау)

По лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на секрет производства (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования соответствующего секрета производства в установленных договором пределах (п. 1 ст. 1469 ГК РФ).