Если заявка на изобретение на дату публикации сведений о ней отозвана или признана отозванной, сведения о ней включаются в уровень техники только в объеме опубликованных сведений с даты их публикации. Документы заявки в этом случае на ознакомление любым лицам не предоставляются.
Если заявитель по более поздней заявке не может быть ознакомлен с ранее поданной заявкой в связи с тем, что сведения о ней еще не опубликованы, но при этом заявка не отозвана и не признана отозванной, заявитель сначала только уведомляется о наличии более ранней заявки. Заявитель также информируется о том, что выдача патента по рассматриваемой (более поздней) заявке может состояться, однако после того как сведения о более ранней заявке будут опубликованы, у любого лица появится возможность ознакомиться с ее документами (п. 2 ст. 1385 или п. 2 ст. 1394 ГК РФ), и выданный патент может быть оспорен в порядке, предусмотренном п. 1 ст. 1398 ГК РФ. В связи с этим заявителю предлагается отложить рассмотрение его более поздней заявки до наступления определенности по заявке с более ранним приоритетом или внести изменения в формулу изобретения по более поздней заявке.
Заявки на изобретения, поданные самим заявителем, включаются в уровень техники по его заявке, поданной позднее, как по новизне, так и по изобретательскому уровню, с даты публикации сведений об этих заявках или с даты публикации сведений о выдаче патента по этим заявкам в зависимости от того, какое из этих событий наступило раньше, а заявки на полезные модели и промышленные образцы - с даты публикации сведений о выдаче по этим заявкам патента, в объеме опубликованных сведений. При решении вопроса о включении таких заявок в уровень техники следует принимать во внимание две предусмотренные ГК РФ льготы.
Одна из них установлена п. 3 ст. 1350 ГК РФ. По смыслу этой льготы опубликованные заявки того же заявителя следует рассматривать как информацию, относящуюся к сущности изобретения, раскрытую лицом, получившим эту информацию прямо от заявителя.
Вторая льгота предусмотрена п. 3 ст. 1385 ГК РФ. Согласно этой льготе в случае публикации сведений о заявке на изобретение, которая на дату публикации была отозвана или признана отозванной, такие опубликованные сведения включаются в уровень техники в отношении последующих заявок того же заявителя по истечении 12 месяцев со дня публикации сведений о заявке на изобретение.
При установлении новизны изобретения в уровень техники дополнительно включаются при условии их более раннего приоритета все запатентованные в Российской Федерации изобретения и полезные модели. В данном случае (в отличие от случая с заявками, поданными другими лицами) исключение для изобретений и полезных моделей, запатентованных заявителем, не делается. Термин "запатентованные изобретения и полезные модели" в практике применения комментируемой нормы толкуется как означающий включение таких изобретений и полезных моделей в уровень техники только в объеме формул, с которыми выдан соответствующий патент. Сложившаяся практика регламентируется подзаконными актами. Зарегистрированные в соответствующем государственном реестре (запатентованные) изобретения и полезные модели включаются в уровень техники с даты приоритета при проверке новизны по всем поданным заявкам на изобретения, в том числе поданным тем же заявителем, в объеме формулы, с которой выдан патент.
Проверка изобретательского уровня изобретения проводится в отношении изобретения, выраженного формулой, предложенной заявителем (п. 1 ст. 1387 ГК РФ). Проверка изобретательского уровня, как и проверка новизны, проводится в отношении всей совокупности признаков, включенных в независимый пункт формулы изобретения.
Проверка изобретательского уровня проводится и при условии завершения проверки новизны с положительным результатом.
Изобретение признается имеющим изобретательский уровень, если установлено, что оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники.
Изобретение явным образом следует из уровня техники, если оно может быть признано созданным
путем объединения, изменения или совместного использования сведений, содержащихся в уровне техники, и (или) общих знаний специалиста (п. п. 75 - 82 Правил ИЗ).
Проверка изобретательского уровня изобретения включает следующие этапы <1>:
--------------------------------
<1> См.: п. 2(10) разд. V ч. II Руководства ИЗ 2018.
-определение наиболее близкого аналога изобретения по результатам проведенного информационного поиска (в качестве наиболее близкого аналога изобретения выбирается средство, имеющее назначение, совпадающее с назначением изобретения, известное из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета изобретения, которому присуща совокупность признаков, наиболее близкая к совокупности существенных признаков изобретения);
-выявление признаков, которыми заявленное изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, отличается от наиболее близкого аналога (отличительных признаков);
-выявление из уровня техники решений, имеющих признаки, совпадающие с отличительными признаками заявленного изобретения;
-анализ уровня техники в целях подтверждения известности влияния признаков, совпадающих с отличительными признаками заявленного изобретения, на указанный заявителем технический результат.
Изобретение признается не следующим для специалиста явным образом из уровня техники, если в ходе проверки не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не подтверждена известность влияния этих отличительных признаков на указанный заявителем технический результат.
Не признаются соответствующими условию изобретательского уровня изобретения, основанные, в частности, на:
-дополнении известного средства какой-либо известной частью, присоединяемой к нему по известным правилам, если подтверждена известность влияния такого дополнения на достигаемый технический результат;
-замене какой-либо части известного средства другой известной частью, если подтверждена известность влияния заменяющей части на достигаемый технический результат;
-исключении какой-либо части средства (элемента, действия) с одновременным исключением обусловленной ее наличием функции и достижением при этом обычного для такого исключения результата (например, упрощение конструкции, уменьшение массы, габаритов, материалоемкости, повышение надежности, сокращение продолжительности процесса);
-увеличении количества однотипных элементов, действий для усиления технического результата, обусловленного наличием в средстве именно таких элементов, действий;
-выполнении известного средства или его части из известного материала для достижения технического результата, обусловленного известными свойствами этого материала;
-создании средства, состоящего из известных частей, выбор которых и связь между которыми осуществлены на основании известных правил, рекомендаций, а достигаемый при этом технический результат обусловлен только известными свойствами частей этого средства и связей между ними;
-выборе оптимальных или рабочих значений параметров, если подтверждена известность влияния этих параметров на технический результат, а выбор может быть осуществлен обычным методом проб и ошибок или применением обычных технологических методов или методов конструирования;
-применении продукта по определенному назначению, если новое назначение известного из уровня
техники продукта обусловлено его известными свойствами, структурой, выполнением и известно, что именно такие свойства, структура, выполнение необходимы для реализации этого назначения;
- изменении количественного признака (признаков), представлении таких признаков во взаимосвязи либо изменении ее вида, если известен факт влияния каждого из них на технический результат и новые значения этих признаков или их взаимосвязь могли быть получены исходя из известных зависимостей, закономерностей.
Условию изобретательского уровня соответствуют, в частности:
-изобретения, основанные на дополнении известного средства какой-либо известной частью, при достижении неожиданного для такого дополнения технического результата, обусловленного взаимосвязью дополняемой части и известного средства;
-способы получения новых химических соединений (класса, группы) с установленной структурой, если эти соединения соответствуют условию изобретательского уровня;
-способы получения известных химических соединений (класса, группы) с установленной структурой, если они основаны на новой для данного класса или группы соединений реакции или на известной для данного класса или группы соединений реакции, условия проведения которой неизвестны,
иони приводят к получению неожиданного технического результата при осуществлении способа;
-композиция, состоящая по крайней мере из двух известных ингредиентов, обеспечивающая синергетический эффект, возможность достижения которого не вытекает из уровня техники;
-химическое соединение, подпадающее под общую структурную формулу группы известных соединений, но не описанное как специально полученное и исследованное и при этом проявляющее новые неизвестные для этой группы свойства в качественном или количественном отношении (селективное изобретение).
Не следует рассматривать изобретение как не соответствующее изобретательскому уровню из-за его кажущейся простоты и раскрытия в материалах заявки механизма достижения технического результата, если такое раскрытие стало известно не из уровня техники, а только из материалов заявки.
Известность влияния отличительных признаков заявленного изобретения на технический результат может быть подтверждена как одним, так и несколькими источниками информации. Допускается использование аргументов, основанных на общих знаниях в конкретной области техники, без указания каких-либо источников информации. Однако это не освобождает экспертизу от обязанности подтвердить свои аргументы ссылкой на источники при дальнейшем рассмотрении заявки, если заявитель представит обоснованные доводы, опровергающие выводы экспертизы.
В случае наличия в формуле изобретения признаков, в отношении которых заявителем не определен технический результат, или в случае, когда установлено, что указанный заявителем технический результат не достигается, подтверждения известности влияния таких отличительных признаков на технический результат не требуется.
Экспертиза заявки на полезную модель проводится в рамках предоставления государственной услуги по регистрации полезной модели в порядке, установленном Административным регламентом предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной регистрации полезной модели и выдаче патента на полезную модель, его дубликата, утвержденным Приказом Минэкономразвития России от 30 сентября 2015 г. N 702 (далее - Регламент ПМ), и по правилам, содержащимся в Правилах ПМ.
При предоставлении этой услуги эксперты принимают во внимание рекомендации, изложенные в Руководстве по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации полезной модели и выдаче патента на полезную модель, его дубликата, утвержденном Приказом Роспатента от 26 декабря 2018 г. N 233 (далее -
Руководство ПМ) <1>.
--------------------------------
<1> См. Официальный сайт Роспатента в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: http://www.rupto.ru.
Государственная услуга по регистрации полезной модели состоит из следующих административных процедур:
1)приема и регистрации заявки;
2)проверки уплаты пошлин и формальной экспертизы;
3)экспертизы заявки по существу;
4)рассмотрения ходатайств;
5)государственной регистрации полезной модели в Государственном реестре, публикации сведений
овыдаче патента и выдачи патента.
Нетрудно видеть отличия в структуре государственной услуги по регистрации полезной модели от государственной услуги по регистрации изобретений.
Врамках государственной услуги по регистрации полезной модели не требуется подача ходатайства
опроведении экспертизы по существу.
Экспертиза заявки на полезную модель по существу начинается сразу после завершения формальной экспертизы. В связи с этим не предусмотрена и возможность подачи заявителем или третьим лицом ходатайства о проведении информационного поиска перед подачей ходатайства о проведении экспертизы по существу. В рамках государственной услуги по регистрации полезной модели не осуществляется публикация сведений о заявке на полезную модель и публикация отчета об информационном поиске по заявке на полезную модель до выдачи патента. Соответственно, третьи лица не могут, как это предусмотрено для изобретений, представить свои замечания в отношении соответствия заявленной полезной модели условиям патентоспособности.
В целом государственная услуга по регистрации полезной модели может показаться менее дружелюбной по отношению к заявителю, чем такая же услуга по регистрации изобретения. Такое регулирование процедур, связанных с регистрацией полезной модели, обусловлено существенно меньшим сроком действия патента на полезную модель по сравнению со сроком действия патента на изобретение (10 и 20 лет соответственно). Введение же тех же процедурных возможностей для заявителя при патентовании полезных моделей, которые предусмотрены в рамках государственной услуги по патентованию изобретений, неизбежно привело бы к увеличению срока выдачи патента на полезную модель, в чем не заинтересованы ни заявитель, ни третьи лица.
Поступившая в Роспатент заявка на полезную модель принимается и регистрируется. Административная процедура приема и регистрации заявки на полезную модель, включая основания для отказа в приеме и регистрации (п. п. 54 - 63 Регламента ПМ, п. 13 Правил ПМ), по содержанию совпадает с административной процедурой приема и регистрации заявки на изобретение. Совпадают и результаты предоставления государственных услуг (п. 12 Регламента ПМ).
Формальная экспертиза заявки на полезную модель начинается сразу после завершения проверки документов заявки на полезную модель на наличие в них сведений, составляющих государственную тайну <1>, и при условии завершения с положительным результатом проверки уплаты пошлин, которые должны быть уплачены заявителем сразу за осуществление двух юридически значимых действий (за проведение
формальной экспертизы заявки и экспертизы заявки на полезную модель по существу).
--------------------------------
<1> Проверка на наличие в документах заявки на промышленный образец сведений, составляющих государственную тайну, проводится в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства РФ от 24 декабря 2007 г. N 928.
Действия, осуществляемые по заявке на полезную модель на стадии формальной экспертизы, по содержанию совпадают с действиями, осуществляемыми по заявке на изобретение на стадии формальной экспертизы.
Датой подачи заявки на полезную модель считается дата поступления в Роспатент заявки, содержащей заявление о выдаче патента, описание и чертежи, если в описании на них имеется ссылка, а если указанные документы представлены не одновременно, - то дата подачи последнего из документов ( п. 3 ст. 1376 ГК РФ).
Если все предусмотренные на стадии формальной экспертизы проверки завершены с положительным результатом, заявителю направляется уведомление о завершении формальной экспертизы с положительным результатом и по заявке начинается экспертиза заявки на полезную модель по существу.
Основанием для начала экспертизы заявки на полезную модель по существу является выполнение двух условий. Формальная экспертиза заявки на полезную модель должна завершиться с положительным результатом, и уплата пошлины за проведение экспертизы заявки на полезную модель по существу должна быть произведена в установленном размере.
Экспертиза заявки на полезную модель по существу - это (как и в случае заявки на изобретение) проверка соблюдения требований, предъявляемых к полезной модели и к раскрытию полезной модели в описании. Проверка начинается с исследования документов заявки на полезную модель, включает приведенные ниже этапы проверки и завершается принятием по заявке решения о выдаче патента на полезную модель, решения об отказе в выдаче патента на полезную модель или решения о признании заявки отозванной.
Как и в случае экспертизы заявки на изобретение по существу, при проведении экспертизы заявки на полезную модель по существу выявляется сущность полезной модели, т.е. совокупность существенных признаков полезной модели, обеспечивающих получение технического результата при использовании устройства, в котором воплощена полезная модель. Для того чтобы выявить сущность полезной модели, эксперт исследует материалы заявки, знакомится с выбранным заявителем прототипом - объектом, в котором воплощено ближайшее к патентуемой полезной модели техническое решение, уясняет техническую проблему (задачу), которую решил изобретатель, и технический результат, который ожидается от использования полезной модели при ее воплощении в устройстве, после чего приступает к проверкам.
Экспертиза заявки на полезную модель по существу включает:
1)проверку соблюдения требования единства полезной модели (п. 1 ст. 1376 ГК РФ);
2)проверку соответствия полезной модели требованиям, установленным п. 4 ст. 1349 ГК РФ;
3)проверку соответствия полезной модели условиям патентоспособности, предусмотренным п. 6 ст. 1351 ГК РФ;
4)проверку соответствия полезной модели условиям патентоспособности, предусмотренным п. 5 ст. 1351 ГК РФ;
5)проверку достаточности раскрытия сущности полезной модели в документах заявки, предусмотренных подп. 1 - 4 п. 2 ст. 1376 ГК РФ и представленных на дату ее подачи, для осуществления