выполненным, если имеет место терминологическое совпадение понятий, содержащихся в формуле изобретения и в описании. Это наиболее простая ситуация, не вызывающая затруднений при проверке.
Если использованные в формуле понятия отличаются терминологически от тех, что приведены в описании изобретения, но совпадают по содержанию, то требование полной основанности формулы на описании также считается выполненным. Например, требование может считаться выполненным, если в описании изобретения механизм для передачи прерывистого вращения заявителем назван "мальтийским крестом", а в формуле он назван "мальтийским механизмом" или указанный в формуле изобретения "натяжной ролик" в описании назван "лениксом" (редко употребляемое устаревшее название).
Еще один пример: в формулу включено понятие "коаксиально расположенные трубы", а в описании без использования понятия "коаксиально" указано, что трубы расположены одна в другой таким образом, что их оси совпадают.
Затруднения может вызвать ситуация, когда признак выражен в формуле изобретения с использованием общего понятия, а в описании приведены примеры или один пример осуществления изобретения с использованием частных форм выражения этого признака. При этом частные формы охватываются общим понятием, но не исчерпывают его полностью.
Проверка основанности формулы на описании в таком случае совпадает с проверкой достаточности раскрытия сущности изобретения (см. выше) в случае, когда для характеристики сущности изобретения в формуле изобретения использованы общие понятия. Если при проверке достаточности раскрытия сущности изобретения сделан вывод о соответствии документов заявки этому требованию в случае, когда существенный признак изобретения охарактеризован в формуле изобретения с использованием общего понятия, то имеются основания для вывода о соответствии формулы изобретения требованию полной основанности на описании.
Проверка соответствия заявленного изобретения условию патентоспособности "техническое решение", установленному п. 1 ст. 1350 ГК РФ, осуществляется на основании п. 2 ст. 1386 ГК РФ и при условии завершения предыдущей проверки с положительным результатом.
Проверка проводится <1> в отношении изобретения, выраженного формулой изобретения, предложенной заявителем (п. 1 ст. 1387 ГК РФ).
--------------------------------
<1> См.: п. 2(5) разд. V ч. II Руководства ИЗ 2018.
Проведение проверки базируется на раскрытии понятия "изобретение" в ГК РФ, согласно которому в качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств), в том числе к применению продукта или способа по определенному назначению (п. 1 ст. 1350 ГК РФ).
Цель проверки состоит в предупреждении выдачи патента с формулой, не выражающей сущность изобретения, так как в таком случае имеются основания для вывода о том, что объект, который выражает формула, не является техническим решением. Проверка проводится по двум основаниям. Эксперт должен установить:
-относится ли заявленный в качестве изобретения объект к продукту или способу (п. 36 Требований ИЗ), в частности к применению продукта или способа по определенному назначению;
-является ли заявленный в качестве изобретения объект техническим решением.
Заявленный в качестве изобретения объект, выраженный формулой изобретения, признается
техническим решением, относящимся к продукту или способу, если формула изобретения, включая родовое понятие, содержит совокупность существенных признаков, относящихся к продукту или способу, достаточную для решения указанной заявителем технической проблемы и достижения технического результата, ожидаемого от использования изобретения.
При предоставлении правовой охраны проверка по двум указанным основаниям проводится в ходе проверки достаточности раскрытия сущности изобретения в документах заявки и в ходе одновременно проводимой проверки требований, предъявляемых к формуле изобретения (см. выше). Положительный результат этих двух проверок обычно состоит, в частности, в подтверждении соответствия формулы изобретения установленным требованиям, согласно которым формула изобретения должна выражать сущность изобретения, т.е. технического решения, относящегося к продукту или способу. В связи с этим проверка соответствия заявленного изобретения условию патентоспособности "техническое решение", предусмотренному п. 1 ст. 1350 ГК РФ и п. 51 Правил ИЗ, носит формальный характер.
Если в результате проверки достаточности раскрытия сущности изобретения в документах заявки и требований, предъявляемых к формуле изобретения, эксперт приходит к выводу о том, что сущность изобретения в документах заявки не раскрыта, решение об отказе в выдаче патента обычно принимается по мотиву несоответствия документов заявки требованию достаточности раскрытия сущности изобретения. Мотивы такого решения могут быть дополнены мотивом о несоответствии объекта, заявленного в качестве изобретения, выраженного формулой изобретения, требованию "техническое решение".
Следует также отметить, что, если патент в связи с ошибочными действиями заявителя и эксперта будет выдан на объект, не соответствующий условию патентоспособности "техническое решение", т.е. с формулой изобретения, не выражающей сущность технического решения, относящегося к продукту или способу, действительность такого патента может быть оспорена ввиду несоответствия запатентованного изобретения условию патентоспособности "техническое решение" в порядке, предусмотренном ст. 1398 ГК РФ.
Запатентованное изобретение должно обладать промышленной применимостью.
Проверка соответствия заявленного изобретения условию патентоспособности "промышленная применимость" осуществляется на основании п. 2 ст. 1386 ГК РФ и при условии завершения предыдущей проверки с положительным результатом.
Проведение проверки базируется на положении п. 4 ст. 1350 ГК РФ, согласно которому изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики или в социальной сфере.
Цель проверки состоит в предупреждении выдачи патента на изобретение, которое промышленно неприменимо.
Проверка промышленной применимости не предполагает проверку наличия у продукта или способа, к которому относится изобретение, преимуществ по сравнению с другими средствами такого же назначения, оценку наличия общественной потребности в созданном изобретении. Проверка промышленной применимости предполагает исследование лишь принципиальной пригодности изобретения для его использования в какой-либо из отраслей деятельности человека.
При проведении проверки не рассматривается вопрос о возможных масштабах использования изобретения для признания его промышленно применимым. Этому требованию могут соответствовать изобретения, которые реализуются лишь однократно в специфических, неповторимых условиях, например при подъеме конкретного затонувшего судна, при исследовании грунта в конкретном географическом объекте и т.п.
При проверке промышленной применимости проверяется, возможна ли реализация назначения изобретения при его осуществлении по любому из пунктов формулы изобретения, в частности,
проверяется, не противоречит ли заявленное изобретение законам природы и знаниям современной науки о них. Общие принципы проведения проверки изложены в п. п. 66 - 69 Правил ИЗ и в Руководстве ИЗ <1>.
--------------------------------
<1> См.: п. 2(8) разд. V ч. II Руководства ИЗ 2018.
Изобретение признается соответствующим условию промышленной применимости, если при использовании продукта или способа, в котором воплощено изобретение, реализуется указанное в заявке назначение изобретения.
Невозможность реализации назначения изобретения при возможности его воплощения в продукте или способе может быть связана только с ошибками изобретательского замысла, с ошибками самой идеи изобретения. Оценка соответствия требованию промышленной применимости направлена на проверку того, нет ли в решении, предложенном изобретателем, технических ошибок, обусловливающих невозможность реализации назначения заявленного решения, его неработоспособность.
Вывод о невозможности реализации указанного назначения изобретения может быть сделан тогда, когда изобретению присущ фундаментальный недостаток, который не позволяет при его осуществлении реализовать указанное назначение. Такая ситуация возникает, когда реализация указанного назначения изобретения в принципе невозможна, так как обоснование возможности ее осуществления в описании изобретения противоречит известным законам природы и знаниям современной науки о них, раскрытым в изданиях РАН, изданиях, рецензируемых РАН, изданиях государственных отраслевых специализированных институтов, а также в изданиях, перечень которых публикуется на сайте ВАК (далее - обоснования, противоречащие известным законам природы и научным знаниям). Примером может являться описание работы вечного двигателя.
При проверке промышленной применимости заявленного изобретения экспертам рекомендовано критически оценивать приведенные заявителем сведения, подтверждающие возможность реализации назначения изобретения. Эксперт проверяет, не противоречат ли представленные обоснования известным законам природы и научным знаниям, а полученные в ходе эксперимента данные - указанным законам и принципам построения эксперимента.
Важным является вопрос о приводимых заявителем доказательствах реализации назначения. Так, например, при представлении заявителем в качестве доказательства акта испытаний необходимо обратить внимание на то, что именно подтверждает данный акт. В практике экспертизы имели место случаи, когда данные акта свидетельствовали о возможности реализации указанного назначения, но из сведений, приведенных в акте испытаний, не следовала идентичность заявленного и испытанного объекта, указанного в акте.
Подкрепляя доводы технического или научного характера (например, при отрицании или подтверждении наличия тех или иных эффектов, явлений, обусловливающих работоспособность заявленного устройства) ссылками на опубликованные источники, как эксперт, так и заявитель не обязаны ограничиваться источниками, опубликованными до даты приоритета изобретения. В подобных случаях речь идет не о проверке достаточности раскрытия сущности заявленного изобретения (с учетом и предшествовавших ему знаний) для осуществления изобретения, а о доказательстве реализации назначения изобретения той или иной стороной дискуссии.
Несмотря на то, что ответственность за достоверность приводимых сведений в конечном счете лежит на заявителе, с эксперта не снимается ответственность за их проверку в той степени, которая возможна на основании известной информации. Это означает, что эксперт должен потребовать от заявителя дополнительные доказательства, если имеющиеся в заявке доказательства не объясняют выявленного экспертом противоречия с известными данными, на которые указано в направляемом заявителю запросе. Вместе с тем эксперт не вправе требовать такие доказательства, если он не в состоянии аргументировать свои сомнения ссылками на опубликованные источники и проведенный им с использованием этих источников анализ функционирования продукта или способа.
Изложенное не следует понимать таким образом, что, если эксперт, исходя непосредственно из
характера заявленного изобретения, установил невозможность реализации указанного заявителем назначения (например, вечный двигатель, средство для обеспечения безопорного движения посредством взаимных перемещений его внутренних частей) ввиду противоречия общепризнанным фундаментальным законам природы, он тоже должен проводить скрупулезный анализ функционирования заявленного устройства. В подобных случаях эксперт может констатировать отсутствие промышленной применимости заявленного изобретения, ссылаясь на упомянутые фундаментальные общепризнанные законы.
При проверке реализации назначения изобретения экспертам рекомендовано учитывать, что в формуле изобретения, относящегося к известному продукту или способу, не требуется приведение всех неотъемлемо (имманентно) присущих ему признаков, за исключением тех, на изменение которых направлено изобретение.
Например, если заявлено изобретение "Велосипед", направленное на усовершенствование рамы велосипеда, упоминать в формуле о наличии колес необязательно.
При проверке возможности реализации назначения целесообразно учитывать, что заявитель может вносить усовершенствования в определенную часть устройства. При этом в формуле заявитель может заявлять само устройство, а не его часть, в которую внесены усовершенствования. В данном случае вывод о невозможности реализации назначения на основании того, что в формуле изобретения есть только указание на такое устройство, но не перечислены все признаки этого устройства, будет неправильным.
Вместе с тем в практике экспертизы встречаются случаи, когда причиной отрицательного вывода при проверке возможности реализации заявленным средством назначения, которое указано заявителем, является неполнота характеристики изобретения, т.е. отсутствие некоторых признаков, необходимых для реализации назначения, несмотря на достаточность содержащихся в заявке сведений для осуществления изобретения в виде материального средства, соответствующего характеристике изобретения. Такой вывод можно признать обоснованным в том случае, если заявителем решается задача расширения арсенала технических средств определенного назначения или получения таких средств впервые, поскольку технический результат в этом случае состоит в реализации назначения, и его недостижение означает несоответствие требованию промышленной применимости.
Если установлено, что реализация указанного заявителем назначения изобретения при его осуществлении по любому из пунктов формулы изобретения возможна и не противоречит законам природы и знаниям современной науки о них, изобретение признается соответствующим условию промышленной применимости.
Если эксперт имеет убедительные доказательства невозможности осуществления изобретения с реализацией указанного заявителем назначения, следует сделать вывод о несоответствии изобретения условию патентоспособности "промышленная применимость".
В случае если изобретение не соответствует условию промышленной применимости, проверка новизны и изобретательского уровня не проводится.
Запатентованное изобретение должно обладать новизной и изобретательским уровнем.
Изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники (п. 2 ст. 1350 ГК РФ).
Изобретение имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно явным образом не следует из уровня техники (п. 2 ст. 1350 ГК РФ).
Уровень техники для изобретения включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.
Общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым может ознакомиться любое лицо. Сведения включаются в число общедоступных независимо от территории
происхождения источника информации, в котором эти сведения приведены. Такое условие новизны изобретения принято называть "абсолютной мировой новизной".
Источниками информации могут являться любые вошедшие в уровень техники источники, в том числе опубликованная издательская и печатная продукция, патентная документация любой страны мира, международная патентная документация, научные журналы и т.д. Содержащиеся в источниках информации сведения могут опорочить патентоспособность изобретения в том случае, если эти сведения стали общедоступными до даты приоритета изобретения. Датой, с которой сведения, содержащиеся в источнике информации, считаются общедоступными, является дата включения источника информации в уровень техники. Такими датами в зависимости от вида источника информации являются <1>:
--------------------------------
<1> Пункт 12 Порядка проведения информационного поиска при проведении экспертизы по существу по заявке на выдачу патента на изобретение и представления отчета о нем, утв. Приказом Минэкономразвития от 25 мая 2016 г. N 316 (далее - Порядок проведения ИП).
-для опубликованных патентных документов - указанная на них дата опубликования;
-для отечественных печатных изданий и печатных изданий СССР - указанная на них дата подписания в печать;
-для отечественных печатных изданий и печатных изданий СССР, на которых не указана дата подписания в печать, а также для иных печатных изданий - дата их выпуска, а при отсутствии возможности ее установления - последний день месяца или 31 декабря указанного в издании года, если время выпуска определяется соответственно месяцем или годом;
-для депонированных рукописей статей, обзоров, монографий и других материалов - дата их депонирования;
-для отчетов о научно-исследовательских работах, пояснительных записок к опытно-конструкторским работам и другой конструкторской, технологической и проектной документации, находящейся в органах научно-технической информации, - дата их поступления в эти органы;
-для проектов технических регламентов, национальных стандартов Российской Федерации, государственных стандартов Российской Федерации - дата опубликования уведомления об их разработке или о завершении их публичного обсуждения или дата опубликования проекта;
-для технических регламентов, национальных стандартов Российской Федерации, государственных стандартов Российской Федерации - дата их официального опубликования;
-для технических условий, стандартов отрасли, стандартов предприятий, стандартов организаций, стандартов научно-технических инженерных обществ и других общественных объединений, с которыми возможно ознакомление, - документально подтвержденная дата, с которой такое ознакомление стало возможным;
-для санитарно-эпидемиологических заключений (гигиенических сертификатов) - дата внесения в соответствующий реестр санитарно-эпидемиологических заключений;
-для материалов диссертаций и авторефератов диссертаций, изданных на правах рукописи, - дата их поступления в библиотеку;
-для принятых на конкурс работ - дата их выкладки для ознакомления, подтвержденная документами, относящимися к проведению конкурса;
-для визуально воспринимаемых источников информации (плакатов, моделей, изделий и др.) - документально подтвержденная дата, с которой стало возможно их обозрение;
-для экспонатов, помещенных на выставке, - документально подтвержденная дата начала их