показа;
-для устных докладов, лекций, выступлений - дата доклада, лекции, выступления, если они зафиксированы аппаратурой звуковой записи или стенографически в порядке, установленном действовавшими на указанную дату правилами проведения соответствующих мероприятий;
-для сообщений по радио, телевидению, в кино - дата такого сообщения, если оно зафиксировано на соответствующем носителе информации на указанную дату;
-для сведений о техническом средстве, ставших известными в результате его использования, - документально подтвержденная дата, с которой эти сведения стали общедоступными;
-для сведений, полученных в электронном виде (через доступ в режиме онлайн в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - Интернет) или с оптических дисков (далее
-электронная среда), - дата публикации документов, ставших доступными с помощью указанной электронной среды, если она на них проставлена и может быть документально подтверждена, или, если эта дата отсутствует, - дата помещения сведений в эту электронную среду при условии ее документального подтверждения;
-для зарегистрированных лекарственных средств - дата регистрации лекарственного средства.
Исключение из круга источников информации, которые могут опорочить новизну и изобретательский уровень, составляют источники, в которых содержится информация, относящаяся к изобретению и раскрытая самим автором изобретения, заявителем либо любым лицом, получившим от них прямо или косвенно эту информацию. Такой информацией, в частности, является информация об изобретении, раскрытая в связи с экспонированием изобретения на выставке, вследствие чего сведения о сущности изобретения стали общедоступными. Раскрытие информации автором изобретения, заявителем либо любым лицом, получившим от них прямо или косвенно информацию об изобретении, не является обстоятельством, препятствующим признанию патентоспособности изобретения, при условии что заявка на выдачу патента на изобретение подана в Роспатент в течение шести месяцев со дня раскрытия информации (п. 3 ст. 1350 ГК РФ).
Таким образом, если информация, относящаяся к сущности изобретения, была раскрыта самим автором изобретения, заявителем либо иным лицом, получившим от них прямо или косвенно эту информацию, и стала общедоступной до подачи заявки (попала в уровень техники), то эта информация не будет рассматриваться как порочащая патентоспособность изобретения при предоставлении правовой охраны изобретению, если заявка на это изобретение подана заявителем в течение шести месяцев со дня раскрытия информации.
Бремя доказывания того, что раскрытие информации не должно препятствовать признанию патентоспособности изобретения, согласно ГК РФ лежит на заявителе.
Положение п. 3 ст. 1350 ГК РФ часто называют льготой по новизне. В результате может сложиться впечатление, что льгота принимается во внимание только при проверке новизны, что не соответствует указанному положению ГК РФ, относящемуся не только к проверке новизны, но и к проверке изобретательского уровня.
Условие, в соответствии с которым информация, относящаяся к сущности изобретения, была раскрыта иным лицом, получившим эту информацию от автора или заявителя косвенно, означает, что действие льготы распространяется на все случаи раскрытия изобретения, кроме случая, когда было раскрыто изобретение с идентичной сущностью, созданное иным лицом независимо от автора.
Положение о льготном периоде некоторые специалисты справедливо называют коварной нормой. Пользоваться преимуществами, предоставляемыми этой нормой, рекомендуется в исключительных случаях.
Первое обстоятельство, которое должно быть принято во внимание заявителем, - это возможность подачи третьим лицом заявки на раскрытое изобретение в период времени со дня общедоступного раскрытия до дня подачи заявки самим заявителем. Очевидно, что третьему лицу будет отказано в
выдаче патента со ссылкой на информацию, содержащуюся в общедоступном раскрытии. Однако и выдача патента на имя заявителя становится проблематичной, так как если третьим лицом подана заявка на идентичное изобретение, созданное независимо (параллельное творчество), то эта заявка должна быть включена в уровень техники и противопоставлена с даты ее приоритета заявке заявителя по новизне. Если же третье лицо заимствовало раскрытое изобретение и именно на него подало заявку, т.е. намеренно действовало недобросовестно, вопрос о возможности считать поданную им заявку общедоступным раскрытием информации в смысле п. 3 ст. 1350 ГК РФ остается открытым (можно ли в этом случае считать, что третье лицо получило информацию от заявителя?).
Еще одно обстоятельство - это бремя доказывания того, что раскрытие информации о сущности изобретения было осуществлено не автором или заявителем, а иным лицом, получившим от них прямо или косвенно эту информацию. Очевидно, что доказательства подобного рода представить не всегда возможно.
Третье обстоятельство связано с тем, что норма п. 3 ст. 1350 ГК РФ устанавливает льготный период по отношению к дате поступления заявки в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а не по отношению к дате приоритета. Поэтому если общедоступное раскрытие состоялось ранее даты испрашиваемого заявителем приоритета и заявитель планирует подать новую заявку с испрашиванием по ней более раннего приоритета, например, по дате поступления дополнительных материалов или по дате подачи более ранней заявки (п. п. 2, 3 ст. 1381 ГК РФ), заявителю придется поспешить с подачей этой новой заявки в Роспатент. Если заявитель хочет воспользоваться и льготным сроком, и более ранним приоритетом, ему следует исходить из того, что срок, установленный для подачи новой заявки, по которой испрашивается более ранний приоритет, значительно сокращается. По установленному правилу льготный срок не может превышать шести месяцев, считая с даты общедоступного раскрытия. В течение этого срока и должна быть подана новая заявка, по которой испрашивается более ранний приоритет <1>.
--------------------------------
<1> Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (постатейный) / Отв. ред. Е.А. Павлова. М.: ИЦЧП им. С.С. Алексеева при Президенте РФ, 2018. С. 420 - 428.
Для определения общедоступных сведений, с учетом которых должна осуществляться проверка новизны и изобретательского уровня изобретения, проводится информационный поиск. Правила проведения информационного поиска при проведении экспертизы по существу по заявке на выдачу патента на изобретение и предоставления отчета о нем заявителю установлены Порядком проведения ИП.
Информационный поиск проводится с целью выявления сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета изобретения, с учетом которых будет осуществляться проверка новизны и изобретательского уровня изобретения.
Информационный поиск проводится по всем заявкам, прошедшим с положительным результатом формальную экспертизу, при условии подачи заявителем ходатайства о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу.
Если ходатайство о проведении экспертизы по существу подано при подаче заявки, отчет о поиске направляется заявителю в срок, не превышающий семи месяцев, исчисляемых со дня начала экспертизы по существу.
Информационный поиск не проводится по заявкам, отозванным заявителем, признанным отозванными Роспатентом.
Информационный поиск не проводится, если заявленный в качестве изобретения объект признан относящимся к объектам, включенным:
-в перечень объектов, установленный п. 4 ст. 1349 ГК РФ;
-в перечни объектов, установленные п. п. 5, 6 ст. 1350 ГК РФ.
Процедура проведения информационного поиска включает:
1)определение предмета информационного поиска;
2)определение области и объема информационного поиска;
3)поиск сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета изобретения, с учетом которых будет осуществляться проверка патентоспособности заявленного изобретения;
4)оформление результатов информационного поиска.
Информационный поиск проводится в отношении изобретения, которое охарактеризовано в принятой к рассмотрению по результатам формальной экспертизы формуле изобретения, с учетом описания изобретения и чертежей (если таковые имеются) в случае необходимости толкования терминов, используемых в формуле изобретения. Если до начала проведения информационного поиска заявителем были внесены изменения в формулу изобретения, то поиск проводится в отношении измененной формулы. При проведении информационного поиска принимаются во внимание также существенные признаки, содержащиеся в описании изобретения, но не включенные в формулу изобретения.
При определении области информационного поиска учитываются объект изобретения в целом и его функционально самостоятельные признаки, отличительные от наиболее близкого аналога. При определении области информационного поиска учитываются также функционально самостоятельные признаки, общие для изобретения и наиболее близкого аналога, если имеются относящиеся к ним отличительные признаки, не являющиеся функционально самостоятельными. Поиск этих признаков проводится как в известных объектах, так и в их частях безотносительно к назначению этих объектов и их частей.
Информационный поиск проводится не менее чем с ретроспективой, где это возможно, с 1920 г.
Информационный поиск не прекращается и проводится до конца в полном объеме, даже если в процессе информационного поиска обнаружено средство, которому присущи все признаки, содержащиеся в предложенной заявителем формуле изобретения. Количество выявленных в процессе информационного поиска аналогов должно определяться из условия наиболее полной и содержательной информации об уровне техники без повторения и дублирования информации.
Информационный поиск проводится по базам данных патентных ведомств с использованием сети Интернет.
По результатам проведения информационного поиска в сети Интернет учитываются информация, содержащая дату публикации, и сведения, опубликованные ранее даты приоритета заявленного изобретения.
Если сведения в сети Интернет не содержат даты публикации и отсутствует возможность установить дату их размещения в электронной среде, такие сведения не учитываются.
Отчет об информационном поиске направляется заявителю с запросом или уведомлением о результатах проверки патентоспособности изобретения либо решением о выдаче патента.
Отчет об информационном поиске публикуется одновременно с публикацией сведений о заявке или позднее, если поиск проведен после публикации сведений о заявке.
После публикации сведений о заявке на изобретение любое лицо вправе представить свои замечания в отношении соответствия заявленного изобретения установленным условиям патентоспособности.
Проверка новизны, изобретательского уровня и промышленной применимости изобретения осуществляется в случае завершения предшествующих проверок с положительным результатом, установления приоритета изобретения и проведения информационного поиска.
Проверка новизны изобретения
Проверка новизны проводится в отношении изобретения, выраженного формулой, предложенной заявителем (п. 1 ст. 1387 ГК РФ). Проверка новизны проводится в отношении всей совокупности признаков, включенных в независимый пункт формулы изобретения, и при условии завершения проверки промышленной применимости с положительным результатом.
Проверка новизны включает:
1)выявление наиболее близкого аналога из числа аналогов, найденных в результате информационного поиска;
2)сравнительный анализ совокупности признаков заявленного изобретения и признаков наиболее близкого аналога в целях определения соответствия (либо несоответствия) проверяемого изобретения условию патентоспособности "новизна".
Проверка новизны проводится <1> только в том случае, если все предшествующие проверки завершились с положительным результатом.
--------------------------------
<1> См.: п. 2(9) разд. V ч. II Руководства ИЗ 2018.
При проверке новизны изобретение признается новым, если установлено, что совокупность признаков изобретения, представленных в независимом пункте формулы изобретения, неизвестна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета изобретения (п. 70 Правил ИЗ). Если в уровне техники раскрыто средство, которому присущи все признаки изобретения, выраженного формулой, предложенной заявителем, изобретение признается известным из уровня техники и не соответствующим условию новизны.
Важная особенность проверки новизны состоит в том, что при оценке соответствия условию новизны (в отличие от оценки изобретательского уровня) не допускается противопоставление сочетания нескольких документов, известных из уровня техники. Также не допускается сочетание отдельных признаков, принадлежащих различным средствам, описанным в одном и том же документе, если возможность такого сочетания явным образом не следует из этого документа или если такое сочетание не было специально раскрыто. Все признаки известного средства должны содержаться в одном источнике информации. Однако если в указанном источнике информации есть ссылка на другой документ, дающий более подробную информацию об определенных признаках данного средства, то этот документ должен быть учтен при определении новизны, если он был доступен для неопределенного круга лиц на дату публикации указанного источника информации. Также допускается использование словаря или другого справочного документа для интерпретации специального термина, использованного в документе.
При решении вопроса о том, раскрыт ли признак в известном из уровня техники средстве, необходимо анализировать содержание этого признака, а не форму его выражения. Например, если признаком устройства является геометрическая форма какого-либо его элемента, то она может быть выражена словесно, математической зависимостью или графически. То же относится к химическому соединению, представленному в виде химической формулы, структурной формулы или названному по химической номенклатуре.
При установлении новизны следует также иметь в виду, что общее раскрытие (признак, выраженный общим понятием) обычно не лишает новизны частное раскрытие (признак, выраженный частным понятием по отношению к общему понятию), но при этом частное раскрытие лишает новизны общее раскрытие, охватывающее частное раскрытие. Например, раскрытие меди в документе, характеризующем предшествующий уровень техники, порочит новизну металла как общего понятия, но не новизну любого иного металла, кроме меди. Раскрытие в известном средстве одной из заклепок лишает новизны средства крепления как общее понятие, но не лишает новизны любое крепление, кроме заклепок.
Изобретение, относящееся к продукту, отличающееся от известного продукта только родовым понятием, признается соответствующим условию новизны, если родовое понятие, отражающее назначение и (или) область использования заявленного продукта, подразумевает наличие у заявленного
продукта особенностей (признаков), не включенных заявителем в формулу изобретения, но позволяющих отличить заявленный продукт от известного продукта.
Так, например, рыболовный крючок, идентичный по признакам с крюком башенного крана, будет признан обладающим новизной при известности крюка башенного крана, так как область использования рыболовного крючка подразумевает наличие у этого крючка особенностей (признаков), не включенных заявителем в формулу изобретения, но позволяющих отличить заявленный рыболовный крючок от крюка башенного крана.
Однако, если два сравниваемых продукта идентичны, а отличие родового понятия второго продукта от первого обусловлено только свойствами, объективно присущими второму (заявленному) продукту, в том числе ранее неизвестными свойствами, второй (заявленный) продукт не признается новым.
Так, при известности композиции, включающей соль лития и применявшейся в качестве противовоспалительного средства, была заявлена идентичная по составу композиция, включающая соль лития и предназначенная для использования в качестве жаропонижающего средства. Вторая композиция была признана неновой. В этом случае заявитель вправе охарактеризовать заявленное изобретение в формуле изобретения в виде применения продукта по определенному назначению, указанному в родовом понятии формулы изобретения.
Проверка новизны химических соединений также имеет особенности. Химическое соединение, подпадающее под общую структурную формулу группы известных соединений, или композиция на его основе признаются соответствующими условию новизны, если химическое соединение как таковое неизвестно из уровня техники и отсутствуют сведения относительно исходных соединений, способа его получения и его свойств, которые стали общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.
Особенности проверки новизны изобретений, относящихся к продукту, выраженному с использованием характеристик способа его получения, состоят в том, что такой продукт признается не соответствующим условию новизны, если он известен из уровня техники.
Изобретение, охарактеризованное в виде применения по определенному назначению, признается не соответствующим условию новизны, если из уровня техники известно применение того же продукта или способа по такому же назначению.
Общая для всех изобретений проверка новизны заключается в расширительном толковании понятия уровня техники для целей проверки новизны. В дополнение к общедоступным сведениям, описанным выше, в уровень техники только для целей проверки новизны включаются при условии их более раннего приоритета все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на выдачу патентов на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, с документами которых вправе ознакомиться любое лицо после публикации сведений о заявке (п. 2 ст. 1385 ГК РФ) или публикации сведений о выдаче патента (п. 2 ст. 1394 ГК РФ), и запатентованные в Российской Федерации изобретения и полезные модели.
Дополнение уровня техники заявками других лиц на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, а также запатентованными изобретениями и полезными моделями предусмотрено законодателем в целях предупреждения двойного патентования, т.е. выдачи патентов на идентичные изобретения или идентичные изобретение и полезную модель с разными датами приоритета.
Включение заявок на промышленные образцы в уровень техники связано с возможностью преобразования заявки на промышленный образец в заявку на изобретение (ст. 1379 ГК РФ). Вместе с тем нельзя не отметить, что вероятность противопоставления заявки на промышленный образец с более ранней датой приоритета заявки на изобретение также мала, как мала вероятность преобразования заявки на промышленный образец в заявку на изобретение.
Заявка на изобретение или полезную модель с более ранней датой приоритета включается в уровень техники в отношении описания, формулы и чертежей, содержащихся в этой заявке на дату ее подачи, а заявка на промышленный образец с более ранней датой приоритета - в отношении описания и изображений внешнего вида изделия, содержащихся в этой заявке на дату подачи.