. Сходным образом данная доктрина была раскрыта Верховным судом США, постановившим по делу Otter Tail Power Co. <3>: "...компания, контролирующая инфраструктуру и активы, которые
другие компании могут использовать для того, чтобы конкурировать, обязана предоставить лицензию".
--------------------------------
<1> MCI v. ATT 512 U.S. 218; 114 S. Ct. 2223; 129 L. Ed. 2d 182 (1994).
<2> Alaska Airlines, Inc. v. United Airlines, Inc., 948 F. 2d 536, 542 (9th Cir. 1991).
<3> Otter Tail Power Co. v. United States, 331 F. Supp. 54, 58 (D. Minn. 1971), 410 U.S. 366 (1973).
Прежде всего к подобным существенным элементам относят патенты, включенные в стандарт (standard essential patent). Как отметил Европейский институт стандартизации в области телекоммуникации (ETSI), при отсутствии таких патентоохраняемых решений невозможно по техническим основаниям, принимая во внимание нормальную техническую практику и существующий на момент принятия стандарта уровень развития техники, производить, продавать, ремонтировать, эксплуатировать и иным образом распоряжаться устройством или методом, соответствующим стандарту.
На рынках комплексных инноваций (телекоммуникации, цифровые технологии, аудиовизуальные и компьютерные технологии) активно разрабатываются и принимаются стандарты - набор технических спецификаций, которым должны соответствовать производимые продукты или процессы <1>. Стандарты определяют оптимальную совокупность характеристик и
элементов, необходимых для создания конкретного продукта и его взаимодействия с иными продуктами, обеспечивая тем самым совместимость и функциональность сложных технологических систем.
--------------------------------
<1> Например, приняты стандарты LTE, Wi-Fi или Bluetooth GSM, UMTS, Wi-Fi, DVD, Blue-Ray, MPEG, etc.
Очевидно, что, когда речь идет об инновационных продуктах, необходимыми элементами таких стандартов часто становятся патентоохраняемые разработки. Возникает вопрос: как обеспечить доступ всех участников рынка к таким технологиям? Правообладатели, как правило, заинтересованы во включении их объектов в стандарт. Стандарт - необходимый патент приобретает значительную ценность не сам по себе, а как важный, незаменимый элемент комплексной инновации. Доходы патентообладателя возрастают по мере увеличения числа компаний, основывающих свой продукт на соответствующей разработке.
У патентообладателей в такой ситуации существует большой соблазн поднять роялти и (или) установить для потенциальных лицензиатов дополнительные обязательства, получив тем самым сверхвыгоду. Если иные участники рынка хотят производить продукт, соответствующий стандарту, они будут вынуждены пойти на такие условия либо отказаться от своего бизнеса. Очевидно, что оппортунистическое поведение патентообладателя негативно сказывается и на конкуренции, и на инновационном развитии. Оно должно пресекаться.
Патентообладатели при включении их разработок в стандарт принимают на себя так называемые (F)RAND-обязательства <1>.
--------------------------------
<1> Обязанность выдавать лицензии всем заинтересованным лицам на справедливых, недискриминационных и разумных условиях.
(F)RAND-обязательства могут быть зафиксированы применительно к конкретным стандартам в специальных документах, устанавливающих стандарты организаций. Так, например,
Международный телекоммуникационный союз принял документ "Общая патентная политика". В соответствии с данным документом "патент, включенный в стандарт, должен быть доступным для всех без каких-либо ограничений". Любой правообладатель при включении в стандарт должен сделать декларацию о своей готовности предоставлять лицензии иным лицам на справедливых, недискриминационных и разумных условиях <1>.
--------------------------------
<1> http://www.itu.int/en/ITU-T/ipr/Pages/policy.aspx
Обязательства (F)RAND нацелены на то, чтобы предотвращать прямой отказ от выдачи лицензии или установление в договоре чрезмерных роялти или иных невыгодных условий, которые фактически означают невозможность заключения сторонами соглашения. В связи с этим (F)RAND-обязательства включают в себя обещание правообладателя добросовестно вести переговоры со всеми компаниями, желающими применять стандарт в своей деятельности, о заключении лицензионного договора.
В доктрине не всегда проводится разграничение между требованиями разумности и справедливости. Считается, что термин "справедливость" больше свойствен праву Европейского союза. В США устанавливающие организации, как правило, требуют от правообладателей соблюдать принципы (F)RAND <1>.
--------------------------------
<1> Geradin D., Rato M. Can Standard-Setting lead to Exploitative Abuse? A Dissonant View on Patent Hold-Up, Royalty Stacking and the Meaning of FRAND (April 2006) // https://ssrn.com/abstract=946792 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.946792.
Требования разумности и справедливости не налагают конкретных ограничений на лицензиара в отношении фактического уровня роялти или любых других условий. Конкретные условия в конечном итоге определяются сторонами. Если все-таки разграничивать данные принципы, то следует отметить, что разумность характеризует главным образом обоснованность размера вознаграждения за предоставление лицензии в отношении необходимого для стандарта патента. Требование справедливости касается преимущественно различных ограничений и дополнительных требований, которые предъявляются к лицензиату <1>. Требование
недискриминационных условий (non-discriminatory) предполагает, что условия выдачи лицензий должны быть изначально равными для всех лицензиатов. Патентообладатель не может менять их произвольно <2>.
--------------------------------
<1> Rahnasto I. Intellectual Property, External Effects and Anti-trust Law, Oxford University Press, 2003, para. 4. 105.
<2> Geradin D., Rato M. Can Standard-Setting lead to Exploitative Abuse? A Dissonant View on Patent Hold-Up, Royalty Stacking and the Meaning of FRAND (April 2006). Available at https://ssrn.com/abstract=946792 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.946792.
Нарушение правообладателями подобных обязательств: отказ выдать лицензию, установление несправедливых и неразумных условий - является основанием для выдачи принудительной лицензии либо отказа в защите исключительного права (при обращении правообладателем с иском к потенциальному лицензиату).
Вмешательство в сферу господства правообладателя в таком случае можно объяснить несколькими причинами. Отказ в предоставлении лицензии на условиях (F)RAND противоречит основному назначению патентных прав - стимулированию инновационной деятельности. Один "стандарт - необходимый патент" может блокировать производство комплексного продукта, объединяющего в себе сотни - тысячи разработок других лиц <1>. Иными словами, реализация
права одного приведет к невозможности коммерциализации объектов (в том числе
патентоспособных) иных лиц и нарушению конкуренции. Если при этом вести речь о сфере, где существенные патенты принадлежат разным лицам, то неспособность одного договориться может привести к прекращению производства соответствующих продуктов.
--------------------------------
<1> См., например, дела: Microsoft Corp. v. Motorola Inc., 696 F.3d 872 (9th Cir. 2012); Case AT.39985-Motorola - Enforcement of GPRS standard essential patents, Commission Decision of 29 April 2014 (see IP 14/489), and Case AT.39939-Samsung - Enforcement of UMTS standard essential patents, Commission Decision of 29 April 2014 (see IP 14/490).
В то же время включение патента в стандарт с последующим предоставлением всем иным лицам (F)RAND-лицензий (в том числе в принудительном порядке) не нарушит правомерных коммерческих интересов патентообладателя. Напротив, патентообладатели в таком случае могут рассчитывать на стабильный поток отчислений от всех участников данного рынка.
Весьма показателен в рассматриваемом аспекте спор Microsoft v. Motorola <1>. В конце
октября 2010 г. Motorola направила Microsoft два письма, предлагая заключить лицензионное соглашение в отношении ее патентоохраняемых разработок, включенных в стандарты H.264 и 802.11 <2>.
--------------------------------
<1> Microsoft Corp. v. Motorola Inc., 696 F.3d 872 (9th Cir. 2012).
<2> Стандарт H.264 охватывает технологии кодирования и сжатия аудио- и видеоинформации; стандарт 802.11 (Wi-Fi) - набор стандартов связи для коммуникации в беспроводной локальной сетевой зоне частотных диапазонов 2.4, 3.6 и 5 Ггц.
Предложенный компанией Motorola проект лицензионного договора предусмотрел обязанность Microsoft выплачивать Motorola за использование патентоохраняемых объектов 2,25% от стоимости окончательного продукта (игровой консоли Xbox, системы Microsoft Windows) вне зависимости от того, использовал ли лицензиат все патентоохраняемые объекты.
Компания Microsoft подала иск о нарушении Motorola своих (F)RAND-обязательств.
Суд удовлетворил данные требования Microsoft. Он исходил из того, что подготовленный ответчиком проект лицензионного соглашения включал в себя несправедливые условия. Обозначенный размер роялти был завышен. Обладателями существенных для стандартов H.264 и 802.11 патентов являются более 140 компаний. Если каждая из них установит подобный предложенному Motorola размер роялти, то общая сумма выплачиваемых Microsoft платежей превысит стоимость предлагаемых им товаров.
Суд определил справедливые максимально возможные роялти, которые Microsoft должен выплачивать Motorola за использование входящих в стандарт разработок: 0,16389 долл. за каждую единицу товара для патентов, включенных в стандарт H.264, и 0,195 долл. за каждую единицу товара для патентов, включенных в стандарт 802.11.
В соответствии со ст. 1398 ГК РФ выделяются несколько оснований для признания патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец недействительным.
1. Несоответствие таких объектов критериям патентоспособности. Так, например, заявитель может предоставить сведения, что запатентованное изобретение не отвечает требованию абсолютной мировой новизны. Доказательством в таком случае служат ранее выданные патенты, любые иные источники (на практике, как правило, письменные), содержащие сведения о средстве, которому присущи
все признаки изобретения, выраженного формулой, предложенной заявителем.
Судебная практика. Компания ООО "Научно-производственное объединение Верхнерусские Коммунальные Системы" подала возражение против выдачи патента на полезную модель "Котельная установка наружного применения" в связи с ее несоответствием критерию "новизна". Изобретение имело следующую формулу: "Котельная установка наружного применения, содержащая теплоизолированный жаротрубный котел с патрубком для удаления продуктов сгорания, патрубками для прямой и обратной линии воды, камерой сгорания, в которую введена горелка, помещенный в теплоизолированный кожух, имеющий проемы для забора наружного воздуха, отличающаяся тем, что котел внутри теплоизолированного кожуха имеет участки, свободные от теплоизоляции".
По результатам рассмотрения указанного возражения решением Роспатента патент Российской Федерации на полезную модель признан недействительным полностью. Суд по интеллектуальным правам поддержал данное решение. В частности, было установлено, что из патента Российской Федерации N 2349844, выданного ранее на иное лицо, известно средство того же назначения, что и устройство по оспариваемому патенту, которому присущи признаки, идентичные всем существенным признакам независимого пункта формулы спорной полезной модели: "...изобретение по патенту Российской Федерации N 2349844, так же как и полезная модель по оспариваемому патенту, содержит теплоизолированный жаротрубный котел (поз. 2), помещенный в теплоизолированный кожух (поз. 11); котел (поз. 2) в противопоставленном патенте также снабжен патрубком (поз. 10) для удаления продуктов сгорания, патрубками для прямой (поз. 4) и обратной (поз. 3) линии воды, а также камерой сгорания (поз. 5), в которую введена горелка (поз. 7); теплоизолированный кожух (поз. 11) в техническом решении по противопоставленному патенту, так же как и в решении по оспариваемому патенту, имеет проемы (поз. 13) для забора наружного воздуха" <1>.
--------------------------------
<1> Постановление Президиума СИП от 29 января 2016 г. N С01-1074/2015 по делу N СИП-355/2015.
При оспаривании патента ввиду несоответствия технического решения промышленной применимости заявители могут ссылаться на несколько обстоятельств: 1) в описании и формуле заявки на изобретение (полезную модель) не раскрыто его назначение; 2) в документах и чертежах, приложенных к заявке, не определены средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения (полезной модели) в том виде, в каком оно охарактеризовано в каждом из пунктов формулы изобретения (полезной модели), при том что не были такие решения описаны и в источнике, ставшем общедоступным до даты приоритета изобретения; 3) реализация указанного заявителем назначения невозможна, заявленное техническое решение противоречит законам природы и знаниям современной науки о них.
Судебная практика. ООО "Протера" подало возражение против выдачи патента на изобретение "Композиция для инъекций на основе таксоидов", мотивированное несоответствием его условиям патентоспособности "промышленная применимость" и "новизна". Роспатент удовлетворил данное возражение - патент признан недействительным. Суд по интеллектуальным правам подтвердил правильность данного решения. Отсутствие промышленной применимости в данном случае мотивировалось следующим образом: "Согласно описанию к патенту Российской Федерации N 2144356 изобретение относится к новой форме терапевтического агента с противоопухолевой и антилейкемической активностью. В формуле и описании изобретения по патенту Российской Федерации N 214435 отсутствуют данные, подтверждающие противоопухолевую (антилейкемическую) активность композиции и ее пригодность для лечения онкологических больных; не указаны параметры, отражающие как количество и концентрацию веществ, необходимых для установления конкретного соотношения между антигелевой добавкой и поверхностно-активным агентом, так и конкретные вещества, содержащиеся в двух разных растворах. Принцип выбора данных веществ, исходя из того, что они находятся в двух разных растворах, не раскрыт. В этой связи при смешивании двух растворов неустановленного состава получится некий раствор или смесь также неустановленного состава" <1>.
--------------------------------
<1> Решение СИП от 26 ноября 2014 г. по делу N СИП-186/2013.
Оспаривание патента ввиду несоответствия изобретения критерию изобретательского уровня, как правило, требует установления, во-первых, технических решений, имеющих признаки, совпадающие с отличительными признаками рассматриваемого изобретения, близких аналогов запатентованного решения; во-вторых, очевидности для специалиста запатентованного объекта исходя из уровня техники, способности его сформировать данное решение на основе известных ему сведений о близких решениях.
Судебная практика. ООО "МЕКО-Н" подало возражение против патента на изобретение "Демонстрационный торговый стенд" ввиду его несоответствия критерию "изобретательский уровень". Роспатент удовлетворил возражение. Суд по интеллектуальным правам признал такое решение правомерным. Из противопоставленного спорному патенту патента США N 4615448, опубликованного 7 октября 1986 г., известен демонстрационный стенд, состоящий из панелей, т.е. средство того же назначения, что и изобретение по оспариваемому патенту. При этом каждая демонстрационная панель имеет пазы, позволяющие без труда вставлять и вынимать основания кронштейнов, на которые устанавливаются выставляемые предметы. Панель по этому противопоставленному патенту, так же как и по оспариваемому патенту, характеризуется наличием симметричных Т-образных пазов для установки навесных держателей, расположенных на расстоянии друг от друга.
Суд, основываясь в том числе и на выводах эксперта, пришел к выводу, что из противопоставленных в возражении общества "МЕКО-Н" против предоставления правовой охраны патенту Российской Федерации источников информации известны все признаки, которыми изобретение по названному патенту в том виде, в каком оно охарактеризовано в независимом пункте формулы, и отличается от ближайшего аналога <1>.
--------------------------------
<1> Решение СИП от 23 марта 2016 г., Постановление СИП от 11 июля 2016 г. по делу N СИП-925/2014.
2. Несоответствие документов заявки на изобретение или полезную модель, представленных
на дату ее подачи, требованию раскрытия сущности изобретения или полезной модели с полнотой, достаточной для осуществления изобретения или полезной модели специалистом в данной области техники.
Одной из функций патентной системы является раскрытие информации о новых технических решениях. Гарантируя эксклюзивный период использования патентоохраняемого объекта, государство предполагает, что сущность соответствующих объектов перестанет быть тайной, как это могло бы быть при установлении режима ноу-хау. В таком случае изобретения или полезная модель начнут формировать существующий уровень техники. В установленных законом целях они смогут свободно использоваться любым лицом (ст. 1359 ГК РФ). Создастся база для лицензионных отношений: потенциальные лицензиаты будут знать, в чем именно состоит запатентованное решение.
Используя данное основание, заявители могут оспаривать так называемые "зонтичные" патенты, охватывающие "немыслимое количество вариантов, образующихся за счет использования в патентной формуле связующих союзов "или" и "и/или" между признаками, но описание при этом не содержит примеров каждого из возможных вариантов изобретения (отдельных совокупностей признаков каждого варианта)" <1>.
--------------------------------
<1> Джермакян В.Ю. Комментарий к главе 72 "Патентное право" Гражданского кодекса РФ (постатейный) // СПС "КонсультантПлюс", 2014.
3. Наличие в формуле изобретения или полезной модели, которая содержится в решении о
выдаче патента, признаков, не раскрытых на дату подачи заявки в документах, представленных на эту дату.