нарушении исключительного права, так и встречного требования о признании патента недействительным. Суд апелляционной инстанции подтвердил отсутствие нарушения исключительного права, аннулировав при этом решение по встречному иску: "Ответчик не допустил нарушений исключительного права. Следовательно, не остается какого-либо спора между сторонами. Мы не должны рассматривать вопрос о действительности патента" <1>.
--------------------------------
<1> Fonar Corp. v. Johnson & Johnson, 821 F.2d 627 (CA Fed. 1987).
Впоследствии данный подход был изменен. Как отметил Окружной суд в деле Morton International, Inc. v. Cardinal Chemical Company, "очевидно, что суд федерального округа даже после установления ненарушения патента обладает юрисдикцией рассмотреть апелляционную жалобу относительно признания патента недействительным. Сторона, которая заинтересована в признании патента недействительным, обладает самостоятельным требованием (от иска о нарушении исключительного права)".
В качестве аргументов в пользу подобной позиции указано, что, во-первых, "в вынесении финального решения по спору о недействительности патента имеется значительный публичный интерес... Из двух вопросов: нарушение исключительных прав и недействительность патента последний имеет даже большее публичное значение". Во-вторых, "наиболее значимым интересом стороны в споре может являться именно сохранение в силе решения о признании патента недействительным... Компания, однажды столкнувшись с обвинением в нарушении исключительного права, сохранит обеспокоенность относительно новых обвинений, если она планирует развивать и производить схожие продукты. Признание патента недействительным решит эту проблему" <1>.
--------------------------------
<1> Cardinal Chem. Co. v. Morton Int'l, Inc., 508 U.S. 83, 100-01 (1993).
В соответствии с правовой логикой в случае двух споров о нарушении исключительного права и недействительности патента рассмотрение отношений сторон оправданно начинать с последнего, а не с первого. Удовлетворение требования о недействительности патента исключает удовлетворение первоначального иска. Устанавливается, что у истца не возникло исключительное право. Следовательно, ответчик не мог его нарушить.
Только в 1980 г. Конгресс США ввел самостоятельную административную процедуру пересмотра патента. Подобные изменения были призваны решить задачи преодоления сомнений всех третьих лиц в действительности патентов, укрепления уверенности инвесторов в стабильности интеллектуальных прав, обеспечения менее затратного (чем судебный) способа признания патента недействительным и в целом повышения доступности процедуры признания патента недействительным.
Сегодня в соответствии со ст. 311 Патентного закона США лицо, не являющееся патентообладателем, может подать в Патентное ведомство ходатайство для назначения пересмотра между сторонами в отношении выданного патента.
Ходатайствующее лицо в производстве по пересмотру между сторонами может просить об аннулировании как непатентоспособных одного или более притязаний патента только по основаниям, предусмотренным в § 102 (новизна) или § 103 (неочевидность предмета изобретения), и только на основании предшествующего уровня техники, состоящего из патентов или печатных изданий.
Глава 32 Патентного закона США, в свою очередь, закрепляет процедуру так называемого пересмотра после выдачи патента: в течение первых девяти месяцев после выдачи патента любое лицо, кроме патентообладателя, может оспорить действительность патента на основании его несоответствия любым условиям патентоспособности, используя при этом любой вид предшествующего уровня техники, а также формальным требованиям, предъявляемым к
описанию изобретения (§ 112), и требованиям, предъявляемым при замене патента (§ 151).
"По этим параметрам пересмотр после выдачи патента кардинально отличается от пересмотра с участием сторон, где принимается во внимание только отсутствие новизны и неочевидность, а из предшествующего уровня техники - только печатные публикации" <1>.
--------------------------------
<1> Еременко В.И. О реформе патентного законодательства Соединенных Штатов Америки // Законодательство и экономика. 2012. N 6 (СПС "Гарант").
Противоречий между решениями, принятыми в судебном и административном порядке, в США, как правило, не возникает. Этому способствуют несколько факторов.
Во-первых, маловероятно, что патентное ведомство США (USPTO) выдаст сертификат о пересмотре патента после того, как суд вынесет окончательное решение в деле о нарушении патента. Суды, как правило, осуществляют свои дискреционные правомочия по приостановлению процесса до тех пор, пока дело о действительности патента рассматривается в патентном ведомстве. Даже если производство не приостанавливается, споры о нарушении исключительного права обычно рассматриваются дольше, чем оспаривается патент.
Во-вторых, американские суды не сталкиваются с проблемами, когда судебное решение и решение патентного ведомства конфликтуют, потому что такой конфликт может являться закономерным следствием различия процедур. Поскольку существует презумпция действительности патента, ответчики в спорах о нарушении исключительного права истца должны доказать недействительность патента посредством ясных и убедительных доказательств. С другой стороны, презумпция действительности не применяется при пересмотре патента в административном порядке - чьи доказательства преобладают, тот и выигрывает.
В-третьих, в силу преюдиции патентное ведомство может остановить процедуру оспаривания, если суд вынес финальное решение. Окончательное решение, таким образом, связывает не только стороны, но и патентное ведомство <1>.
--------------------------------
<1> Takenaka T. Merging civil and common law traditions in the patent validity challenge System: japanese experiences // University of Washington School of Law Legal Studies Research Paper No. 2011-19 (available at: http://ssrn.com/abstract=1957397).
Встречные иски о недействительности являются важными инструментами оспаривания патента в рамках процесса о нарушении патента, призванными быстро и эффективно разрешить ситуацию правовой неопределенности.
В рамках американской правовой системы ключевой категорией применительно к патентным спорам является баланс интересов. На практике реализация данного принципа предполагает комплексный учет выгоды (затрат) патентообладателей, лицензиатов, потенциальных нарушителей, сопряженной с ОИС, степень заинтересованности каждого из таких субъектов в коммерциализации разработки, общественного интереса и т.п.
1.В течение какого срока действует правовая охрана изобретения, полезной модели и промышленного образца?
2.В каком случае возникает право преждепользования? Каково его содержание?
3.В каком случае возникает право послепользования?
4.В каких случаях и в каком порядке может быть выдана принудительная лицензия?
5. По каким основаниям может быть аннулирован патент?
Ворожевич А.С. Правовая охрана изобретений и полезных моделей: Учеб. пособие для магистров. М.: Проспект, 2017.
Ворожевич А.С. Право преждепользования: сущность, объем, проблемы доказывания // Хозяйство и право. 2017. N 9.
Ворожевич А.С., Третьяков С.В. Об утилитарности интеллектуальных прав, принудительных лицензиях и бюрократических рентах // Закон. 2017. N 8.
Ворожевич А.С. Исключительное право патентообладателя: содержание и институциональное назначение // Хозяйство и право. 2015. N 1.
Ворожевич А.С. Антитраст vs Патентные права: почему вмешательство антимонопольной службы повредит инновациям? // Вестник экономического правосудия. 2018. N 1.
Ворожевич А.С. Пределы осуществления исключительных прав на стандарт - необходимые патентоохраняемые объекты и программное обеспечение. Условия FRAND // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2018. N 20.
Городов О.А. Право промышленной собственности. М., 2011.
Джермакян В.Ю. Комментарий к главе 72 "Патентное право" Гражданского кодекса РФ (постатейный) // СПС "КонсультантПлюс", 2014.
Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (постатейный) / Отв. ред. Е.А. Павлова; ИЦЧП им. С.С. Алексеева при Президенте РФ. М.: Статут, 2018.
Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13 декабря 2007 г. N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности".
Обзор судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 23 сентября 2015 г.).
Оганесян А.Н. Некоторые особенности рассмотрения в судебно-арбитражной практике споров о праве преждепользования // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2015. N 8. С. 64 - 65.
Парижская конвенция по охране промышленной собственности (Париж, 20 марта 1883 г.).
Протокол N 5 заседания Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам от 5 сентября 2014 г.
Справка по вопросам, касающимся споров о праве преждепользования (утв. Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 14 ноября 2014 г. N СП-21/14).
Harguth A. Patents in Germany and Europe: Procurement, Enforcement and Defense: an International Handbook. N.Y., 2011.
Kur A., Dreier T. European Intellectual Property Law: Text, Cases And Materials. Northampton, Edward Elgar, 2013.
Radcliffe J., Worm U. Current Patent Litigation Trends: UK and Germany // World intellectual property report. 2012. Vol. 26. N 7.
Posner R.A., Landes W.A. The economic structure of intellectual property law. England: Harvard university
press, 2003.
Smith H. Intellectual Property as Property: Delineating Entitlements in Information // Yale Law journal. 2007. 116:1742 (http://www.yalelawjournal.org/images/pdfs/567.pdf).
Spence M. Intellectual property. Oxford, 2007.
Правовое регулирование секретных изобретений неразрывно связано с законодательством о государственной тайне, которое состоит из Федерального закона от 28 декабря 2010 г. N 390-ФЗ "О безопасности" <1> (далее - Закон о безопасности) и Закона РФ от 21 июля 1993 г. N 5485-1 "О государственной тайне" <2> (далее - Закон о государственной тайне) и других нормативных актов.
--------------------------------
<1> СЗ РФ. 2011. N 1. Ст. 2.
<2> СЗ РФ. 1997. N 41. Ст. 8220 - 8235.
Указом Президента РФ от 31 декабря 2015 г. N 683 <1> утверждена Стратегия национальной безопасности РФ (далее - Стратегия). Согласно указанной Стратегии национальная безопасность - это состояние защищенности личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз, при котором обеспечиваются реализация конституционных прав и свобод граждан Российской Федерации, достойные качество и уровень их жизни, суверенитет, независимость, государственная и территориальная целостность, устойчивое социально-экономическое развитие Российской Федерации.
--------------------------------
<1> СЗ РФ. 2016. N 1 (ч. 2). Ст. 212.
Национальная безопасность включает в себя оборону страны и все виды безопасности, предусмотренные Конституцией РФ и законодательством Российской Федерации, прежде всего государственную, общественную, информационную, экологическую, экономическую, транспортную, энергетическую безопасность, безопасность личности.
Под угрозой национальной безопасности в Стратегии понимается совокупность условий и факторов, создающих прямую или косвенную возможность нанесения ущерба национальным интересам.
Обеспечение национальной безопасности достигается реализацией органами государственной власти и органами местного самоуправления во взаимодействии с институтами гражданского общества политических, военных, организационных, социально-экономических, информационных, правовых и иных мер, направленных на противодействие угрозам национальной безопасности и удовлетворение национальных интересов.
Одной из таких мер является засекречивание сведений, относящихся к государственной тайне. К ней в силу ст. 2 Закона о государственной тайне относятся защищаемые государством сведения в области его военной, внешнеполитической, экономической, разведывательной, контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности, распространение которых может нанести ущерб безопасности Российской Федерации.
Носителями сведений, составляющих государственную тайну, являются материальные объекты, в том числе физические поля, в которых сведения, составляющие государственную тайну, находят свое отображение в виде символов, образов, сигналов, технических решений и процессов.
Сведения, составляющие государственную тайну, могут содержать любые технические решения,
однако российским законодателем предусмотрено, что правовой охране подлежат только такие технические решения, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, как изобретения (секретные изобретения). Полезным моделям и промышленным образцам, содержащим сведения, составляющие государственную тайну, правовая охрана в соответствии с ГК РФ не предоставляется.
Вдействовавшем до принятия части четвертой ГК РФ Патентном законе правовая охрана изобретениям, признанным секретными, не предоставлялась. Устанавливалось, что порядок обращения с секретными изобретениями, полезными моделями и промышленными образцами регулируется специальным законодательством.
Впериод действия Патентного закона имела место попытка законодателя принять Федеральный закон "О секретных изобретениях" (проект N 96700077-2). Указанный Закон даже был принят Государственной Думой и одобрен Советом Федерации, однако 8 января 1998 г. отклонен Президентом РФ и в итоге снят Государственной Думой с дальнейшего рассмотрения.
Впоследствии положения Патентного закона были распространены на секретные изобретения, и в него с 1 января 2004 г. включен новый разд. VI.1 "Особенности правовой охраны секретных изобретений".
В настоящее время правовое регулирование отношений, связанных с секретными изобретениями, осуществляется на основе специальных норм, содержащихся в § 7 гл. 72 ГК РФ, и только в части, не урегулированной специальными нормами, могут применяться общие нормы патентного права (п. 2 ст. 1349 ГК РФ).
ГК РФ не содержит определения понятия "секретное изобретение". Ранее действовавший Патентный закон (п. 5 ст. 3) отождествлял секретные изобретения с изобретениями, содержащими сведения, составляющие государственную тайну.
По мнению В.И. Еременко, секретное изобретение является сложным объектом правового регулирования, включающим в себя помимо легального определения изобретения, содержащегося в ст. 1350 ГК РФ, также сведения, составляющие государственную тайну <1>.
--------------------------------
<1> См.: Еременко В.И. О патентной монополии на секретное изобретение и регистрации секретных изобретений в соответствии с частью четвертой Гражданского кодекса РФ // Законодательство и экономика. 2008. N 9.
Таким образом, секретное изобретение является объектом комплексного правового
регулирования, поскольку отношения, возникающие в этой сфере, регламентируются как патентным законодательством, так и законодательством о государственной тайне.
Дискуссия. Избранный законодателем правовой режим охраны секретных изобретений подвергается критике со стороны ряда исследователей.
Так, Е.В. Хромушина <1>, исследуя нормы разд. VI.1 Патентного закона, которыми впервые
была введена патентная охрана секретных изобретений, отмечает, что в общественном сознании уже сложилось и укрепилось представление о том, что патент - это инструмент рыночной экономики, что патент свидетельствует о наличии у патентообладателя исключительного права на изобретение. Однако, получая патент на секретное изобретение и пытаясь реализовать вытекающие из него права в русле рыночной экономики, патентообладатель дополнительно попадает в специфическое поле действия законодательства о государственной тайне, характеризующееся вертикальными связями субъектов правоотношений.
--------------------------------
<1> См.: Хромушина Е.В. Правовая охрана секретных изобретений, полезных моделей и промышленных образцов: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2004.
В целях гармонизации действия патентного законодательства и законодательства о