Материал: Право инт. собственности

Согласно правовым позициям немецких судов предполагаемый преждепользователь должен продемонстрировать сильное и реальное намерение использовать изобретение незамедлительно. Должно быть принято решение об использовании данного технического решения для коммерческих целей. Так, в конкретном деле предполагаемые преждепользователи планировали использовать пружины для соединения элементов ламината или паркета. Для этих целей они протестировали пружины, на которые в последующем был получен патент иным субъектом. В то же время преждепользователи опробовали и иные варианты пружин. Суд отметил, что подготовительные действия преждепользователя были связаны с различными вариантами, из которых только один был охвачен полезной моделью. В установлении права преждепользования было отказано <1>.

--------------------------------

<1> LG , 24 April 2014 - case 4b O 129/11.

Право послепользования

Наряду с правом преждепользования законодатель закрепил право послепользования. Правовая природа схожа, но имеются различия в основаниях возникновения и назначении. Послепользование также стоит рассматривать в качестве обременения исключительного права.

Право послепользования возникает в ситуации восстановления патента, досрочно прекращенного по причине неуплаты установленной пошлины. Такое право возникает у лица, которое в промежутке между прекращением и восстановлением патента начало использовать патентоохраняемый объект или сделало к этому необходимые приготовления. С восстановлением патента и как следствие восстановлением патентной монополии за таким лицом сохраняется право на дальнейшее безвозмездное использование без расширения объема использования.

Право послепользования может быть передано другому лицу только вместе с предприятием, на котором имело место использование изобретения либо решения, отличающегося от изобретения только эквивалентными признаками (п. 3 ст. 1358 ГК РФ), полезной модели или промышленного образца либо были сделаны необходимые к этому приготовления (п. 4 ст. 1400 ГК РФ).

В отличие от преждепользователя послепользователь является последователем правообладателя. Он не является первым самостоятельным разработчиком патентоохраняемого объекта, а повторяет его за правообладателем. Данное право не может быть легитимировано посредством ссылок на вклад послепользователя в научно-технический процесс, необходимостью поощрения первого разработчика в рамках системы first to file.

Институт права послепользования должен рассматриваться в неразрывном единстве с механизмом восстановления патента. Два этих правовых инструмента в совокупности служат обеспечению баланса интересов правообладателя в поддержании эксклюзивного использования и общественного интереса в активном использовании разработки.

Патентообладатель может столкнуться с финансовыми сложностями, не позволяющими ему выплачивать патентные пошлины, либо он может "разочароваться" в своей разработке: не видеть ей применения, не найти для нее инвесторов. Поэтому он прекращает выплачивать пошлину. В таких случаях было бы несправедливо безвозвратно лишать его патента. Это было бы несоразмерно его бездействию, проявившемуся в неуплате пошлины. Тем более что если он в конечном счете принял решение восстановить патент, то, скорее всего, он нашел необходимые ресурсы для коммерциализации своей разработки или хотя бы "покупателя" на нее. Последний же, очевидно, не захочет вкладывать средства в соответствующую инновацию, если на нее не будет патента. В то же время ждать, пока патентообладатель решит свои проблемы и восстановит патент, было бы неправильно с позиции общественного интереса. Инновации должны "работать", применяться в производстве. Очевидно при этом, что при отсутствии каких-либо гарантий на продолжение использования участники рынка не станут вкладывать средства в коммерциализацию чужой разработки до тех пор, пока не истечет срок на восстановление патента. В ином случае значителен риск того, что, как только они начнут производство, правообладатель вернет себе патентную монополию и предъявит к ним иск о нарушении исключительного права. Право послепользования в таком случае выступает гарантией того, что патентообладатель не

сможет воздействовать на субъекта, начавшего правомерно использовать патентоохраняемую разработку.

Таким образом, право послепользования стимулирует участников рынка к использованию разработки сразу после того, как патент был прекращен, при сохранении за патентообладателем возможности восстановления патента.

§ 4. Действия, не являющиеся нарушением исключительного права

Всоответствии со ст. 30 Соглашения ТРИПС государства-члены могут предусматривать ограниченные исключения из исключительных прав, предоставляемых патентом, при условии, что такие исключения необоснованно не вступают в противоречие с нормальным использованием патента и необоснованно не ущемляют законные интересы патентообладателя, учитывая законные интересы третьих лиц.

Вст. 1359 ГК РФ установлен перечень действий, не являющихся нарушением исключительных прав. Он определяет сферу использования патентоохраняемого объекта, на которую не распространяется контроль патентообладателя, устанавливает содержательные границы исключительного права.

Патентообладатель, опираясь на свой патент, контролирует использование технического решения, определяя, как и на каких условиях иные лица получат доступ к разработке.

Обозначенные в ст. 1359 ГК РФ способы использования патентоохраняемого объекта находятся за рамками его патентной монополии.

К действиям, не являющимся нарушением исключительных прав, закон относит следующие.

1. Применение продукта, в котором использован патентоохраняемый объект в конструкции, во вспомогательном оборудовании либо при эксплуатации транспортных средств или космической техники иностранных государств, при условии, что:

-эти транспортные средства или эта космическая техника временно или случайно находятся на территории Российской Федерации;

-указанный продукт или изделие применяется исключительно для нужд транспортных средств или космической техники.

Подобное исключение из патентной монополии сформулировано и на международном уровне - в ст. 5ter Парижской конвенции по охране промышленной собственности.

Представим, что в российский порт зашел иностранный корабль и через пару дней он должен отправиться в другое государство. В данном транспортном средстве используется навигационная система, патент на которую в Российской Федерации получила некая российская компания. В действиях владельца транспортного средства в таком случае отсутствует нарушение исключительного права.

Обосновать подобное исключение достаточно просто. При непродолжительном нахождении транспортных средств на территории России интересы правообладателя в эксклюзивном использовании патентоохраняемого объекта не нарушаются. У него не возникает конкурента на рынке. Если бы он был заинтересован в том, чтобы его разработка не использовалась при производстве соответствующих транспортных средств, он бы получил патент в соответствующем государстве и еще на производственной стадии мог бы пресечь его использование.

Наоборот, нарушением исключительных прав должны признаваться такие действия, как, например, производство на борту судна каких-либо подпадающих под действие патента продуктов или изделий, если данные продукты и изделия не используются для нужд судна, причем сам процесс производства также может подпасть под действие патента на способ. Точно так же будет считаться нарушением свободная продажа на борту судна подпадающих под действие патента продуктов и изделий <1>.

--------------------------------

<1> См.: Джермакян В.Ю. Комментарий к главе 72 "Патентное право" Гражданского кодекса РФ (постатейный) // СПС "КонсультантПлюс", 2014.

2. Проведение научного исследования продукта или способа, в которых использован запатентованный объект, либо проведение эксперимента над таким продуктом или способом.

Данный случай свободного использования изобретений, полезных моделей, промышленных образцов служит обеспечению общественного интереса в дальнейшем научно-технологическом прогрессе. Как указал Конституционный Суд РФ, рассматриваемое ограничение введено в целях обеспечения баланса интересов всех лиц, которым гарантирована свобода научного и технического творчества, и не предполагает введения запатентованного решения в оборот <1>.

--------------------------------

<1> Определение КС РФ от 16 октября 2003 г. N 389-О.

Любой субъект вправе использовать охватываемый патентом продукт с целью выяснения механизмов его функционирования, оценки эффективности запатентованного решения и т.п. Последующие исследователи на основе данного положения могут разрабатывать усовершенствованные версии патентоохраняемого объекта, искать новые способы их применения. Если коммерческое использование таких усовершенствований и дополнений (даже при наличии на них отдельного патента) в продукте или способе требует использования первоначального решения, то "последователь" должен получить лицензию от патентообладателя.

Интересы патентообладателя, связанные с получением прибыли от эксклюзивного использования патентоохраняемого объекта, а соответственно, и стимулирующая функция патента в рассматриваемом случае не страдают. Иные лица получают возможность использования таких объектов в четко очерченном некоммерческом секторе. Однако подобное правомерное использование может являться подготовкой для коммерческой активности субъектов и обладает потенциальным коммерческим значением. Так, например, компании могут осуществлять соответствующие исследования и эксперименты с целью разработки субститута (заменителя) запатентованного изобретения (полезной модели, промышленного образца). При использовании такого заменителя будут использоваться не все признаки независимого пункта формулы изобретения (либо им эквивалентные), соответственно, нарушения исключительного права не будет.

Отдельного внимания в рассматриваемом аспекте заслуживает изъятие из исключительных прав, предусмотренное для фармацевтических компаний - дженериковых производителей: до истечения срока действия патента они вправе осуществлять действия, направленные на регистрацию своего дженерикового (воспроизведенного) препарата.

Зарубежный опыт. В зарубежной доктрине подобное исключение получило название "Bolar provision" (положение Болар) <1>. Название данному правилу дало рассмотренное американскими судами дело "Roche Prods Inc. v. Bolar Pharm" <2>.

--------------------------------

<1> Подробнее см.: Пиличева А.В. Положение Болар (Bolar provision) в отечественном и зарубежном законодательстве // Вестник гражданского права. 2013. N 2. С. 92 - 107.

<2> Roche Products v. Bolar Pharmaceutical, 733 F.2d 858 (Fed. Cir. 1984).

Фармацевтическая компания Bolar (ответчик) занималась производством дженериковых (воспроизведенных) препаратов. До истечения срока действия патента на активный ингредиент оригинального лекарственного средства Valium, патент на который принадлежал истцу - компании Roche, она начала проводить экспериментальные исследования с целью подтверждения биоэквивалентности созданного компанией дженерика, аналогичного препарату Valium. При этом ответчик рассчитывал вывести дженерик на рынок после окончания срока действия патента истца.

Истец требовал признать подобные действия ответчика нарушением исключительных прав на запатентованное изобретение.

Федеральный суд округа США признал компанию Bolar виновной в нарушении исключительных прав компании Roche. При этом он исходил из того, что исключение из общего правила о запрете использовать запатентованное лекарственное средство для экспериментального исследования не должно толковаться расширительно. Использование лекарственного средства исключительно с целью проведения теоретического исследования не является нарушением, однако в том случае, если соответствующие исследования преследовали явную коммерческую цель (выведение препарата на рынок), налицо нарушение патента. При этом суд отметил, что установление дополнительных изъятий из сферы исключительных прав представляет собой вопрос правовой политики и должен решаться на законодательном уровне.

В том же году Конгресс США принял поправку к Закону Хэтча - Ваксмана (Hatch - Waxman Act) <1>, согласно которой производство, использование или сбыт запатентованных лекарственных

средств "исключительно для целей, объективно связанных с разработкой и предоставлением информации в соответствии с федеральным законодательством" не является нарушением.

--------------------------------

<1> Drug Price Competition and Patent Term Restoration Act of 1984 (Закон о ценовой конкуренции в области лекарственных средств и восстановлении срока действия патента 1984 г.) as amended by the Medicare Prescription Drug, Improvement and Modernization Act of 2003, Public Law N 108-173, 117 Stat. 2066 (2003) // Public Law N 98-417, 98 Stat. 1585 (1984), codified in 21 USC 355, 360cc (2000), 35 USC 156, 271, 282 (2000).

Данное положение достаточно активно применяется на практике. Так, в деле Medical Diagnostic Laboratories, L.L.C. v. Protagonist Therapeutics, Inc. <1> суд признал правомерными

действия ответчика по разработке IL-23 рецепторных ингибиторов, в том числе сотрудничество с компанией Janssen и продажу ей материалов для клинического исследования.

--------------------------------

<1> Medical Diagnostic Laboratories, L.L.C. v. Protagonist Therapeutics, Inc. (N.D. Cal. No. 17-cv-05572-EMC, 2/7/18).

В соответствии с п. 6 ст. 10 Директивы ЕС N 2004/27/EC "проведение необходимых исследований и испытаний... и являющиеся следствием этого практические потребности не следует рассматривать как нарушающие патенты или свидетельства о дополнительной защите на лекарственные средства" <1>.

--------------------------------

<1> Directive N 2004/27/EC of the European Parliament and of the Council of 31 March 2004 amending Directive 2001/83/EC on the Community code relating to medicinal products for human use // OJ. 2004. L 136. P. 34 - 57.

Согласно п. 2 "b" § 11 Патентного закона Германии "действие патента не распространяется на исследования и эксперименты и вытекающие из этого практические требования, которые являются необходимыми для получения разрешения на введение лекарственного средства в оборот в Европейском союзе или для получения разрешения на применение в отношении лекарственного средства в государствах - членах Европейского союза или в третьих странах" <1>.

--------------------------------

<1> Patentgesetz vom 16. Dezember 1980, zuletzt geandert vom 24. November 2011 // BGBl. 1981. I. S. 1 (www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/patg/gesamt.pdf).

В российской судебной практике посредством толкования п. 2 ст. 1359 ГК РФ также было сформировано сходное с Bolar provision правило. Как отметил ВАС РФ, "действия общества по

подготовке и представлению документов для целей государственной регистрации и получения разрешения на использование генерического лекарственного средства по истечении срока действия патента правообладателя не являются использованием изобретения и могут быть квалифицированы лишь как подготовка к использованию этого средства, а следовательно, не являются нарушением исключительного права компании. Они направлены на охрану здоровья населения и содействие доступа к лекарственному средству нуждающихся лиц" <1>.

--------------------------------

<1> Постановление Президиума ВАС РФ от 16 июня 2009 г. N 2578/09 по делу N А40-65668/08-27-569.

3. Использование изобретения, полезной модели или промышленного образца при чрезвычайных обстоятельствах (стихийных бедствиях, катастрофах, авариях) с уведомлением о таком использовании патентообладателя в кратчайший срок и с последующей выплатой ему соразмерной компенсации.

Данное основание для вмешательства в сферу патентной монополии закреплено в перечне содержательных границ исключительного права на патентоохраняемый объект - действий, не являющихся нарушением исключительного права. По происхождению оно ближе к принудительной лицензии.

Границы права являются неизменными и едиными для всех исключительных прав на патентоохраняемый объект. В то же время наличие чрезвычайной ситуации оправдывает дополнительное вторжение в сферу патентной монополии. Речь идет именно о расширении числа субъектов, использующих патентоохраняемый объект в границах исключительного права.

4. Использование изобретения, полезной модели или промышленного образца для удовлетворения личных, семейных, домашних или иных не связанных с предпринимательской деятельностью нужд, если целью такого использования не является получение прибыли или дохода.

Прежде всего рассматриваемое исключение касается граждан, но может быть применено и к юридическим лицам.

В данном случае всем заинтересованным лицам предоставляется возможность использовать в своем быту новейшие технические решения, при том что такие лица не могут получать какую-либо имущественную выгоду от патентоохраняемого объекта, выводить созданные на его основе продукты на рынок, эффективизировать производственный процесс. Таким образом, интересы правообладателя в успешной коммерциализации пострадать не могут.

Под целями, которые не связаны с личным использованием, надо понимать использование продукта или способа для обеспечения деятельности организации или гражданина-предпринимателя (имеются в виду оргтехника, офисная мебель, транспортные средства, материалы для ремонтных работ и т.п.) <1>.

--------------------------------

<1> По аналогии с п. 5 Постановления Пленума ВАС РФ от 22 октября 1997 г. N 18 "О некоторых вопросах, связанных с применением положений Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре поставки".

5. Разовое изготовление в аптеках по рецептам врачей лекарственных средств с использованием изобретения.

В данном случае изготовление лекарственных препаратов осуществляется не промышленным способом. Объем такого изготовления крайне ограничен - он определяется рецептом. "Данное правило не предполагает продажи лекарственного средства, полученного таким способом, так как оно изготовляется по рецепту врача, обычно за плату лица, для которого это делается" <1>.

--------------------------------