Материал: Право инт. собственности

При этом на конференции в Лиссабоне было предложено существенным образом изменить данную ситуацию и включить в текст Парижской конвенции правило, в соответствии с которым "патент на способ производства будет нарушен в случае ввоза, продажи или использования продуктов, полученных запатентованным способом в другой стране" <1>. Однако данное предложение не получило поддержки государств-членов, и поэтому ст. 5quater была принята в существующей редакции.

--------------------------------

<1> Ibid.

Как справедливо отмечает профессор Боденхаузен, нарушением исключительного права обладателя патента на способ должно признаваться не только изготовление продукта запатентованным способом на территории страны, где существует и поддерживается в силе патент на способ изготовления, но также и импорт продукта, изготовленного с применением запатентованного способа, даже если данный способ не имеет патентной защиты на территории страны, из которой осуществляется ввоз продукта <1>.

--------------------------------

<1> Bodenhausen Georg Hendrik Christiaan. Op. cit. P. 85.

Например, на территории Российской Федерации действует патент на способ изготовления элементов ограждающих конструкций. При этом на территории Китая отсутствует патентная защита данного способа изготовления, и одновременно с этим на территорию Российской Федерации из Китая ввозятся ограждающие конструкции, изготовленные с применением данного способа. В этом случае ввоз на территорию Российской Федерации указанных ограждающих конструкций будет считаться нарушением исключительного права обладателя патента Российской Федерации на способ изготовления элементов ограждающих конструкций;

3) совершение действий, предусмотренных п. 1, в отношении устройства, при функционировании (эксплуатации) которого в соответствии с его назначением автоматически осуществляется запатентованный способ.

В данном случае речь идет о ввозе на территорию Российской Федерации, изготовлении, применении, предложении к продаже, продаже, ином введении в гражданский оборот или хранении для этих целей устройства, при функционировании (эксплуатации) которого в соответствии с его назначением автоматически осуществляется запатентованный способ.

Например, в том случае, если патент выдан на способ геолокации без использования GPS-сигнала, то необходимо получить разрешение у патентообладателя на изготовление, ввоз на территорию Российской Федерации, введение в гражданский оборот и иные способы использования в отношении навигаторов, видеорегистраторов и иных подобных устройств, в которых данный способ геолокации осуществляется автоматически;

4) совершение действий, предусмотренных п. 1, в отношении продукта, предназначенного для его применения в соответствии с назначением, указанным в формуле изобретения, при охране изобретения в виде применения продукта по определенному назначению.

В данном случае речь идет о так называемом патенте на применение. Большинство изобретений, как правило, относятся к созданию нового продукта или способа. Новизна изобретения на применение достигается за счет выявления неизвестного свойства уже известного объекта, что позволяет использовать данный уже существующий объект по новому назначению. По этой причине в сравнении с изобретением на продукт объем правовой защиты, предоставляемый изобретениям на применение, как

правило, . Это связано с тем, что патент на продукт защищает весь продукт целиком, а патент на

применение защищает конкретное, описанное в заявке применение определенного продукта по новому назначению.

В качестве примера изобретения на применение может быть приведен следующий пример из Руководства Роспатента по экспертизе заявок на изобретения <1>: "применение 0,3 - 0,5% водного

раствора "А" в качестве антибактериального средства для лечения верхних дыхательных путей".

--------------------------------

<1> Раздел 8.1 "Изобретения, заявляемые в виде применения по определенному назначению" Руководства по экспертизе заявок на изобретения (утв. Приказом Роспатента от 25 июля 2011 г. N 87).

Таким образом, фактически в данном случае в подп. 4 п. 2 ст. 1358 ГК РФ законодатель предоставил изобретению на применение равнозначную защиту по сравнению с изобретениями на продукт и способ его получения;

5) осуществление способа, в котором используется изобретение, в том числе путем применения этого способа.

Данный подпункт также относится к патентам на способ и в отличие от подп. 3 п. 2 ст. 1358 ГК РФ охватывает также иные формы осуществления способа, включая его применение.

Таким образом, неисчерпывающий перечень п. 2 ст. 1358 ГК РФ определяет способы использования изобретения. Фактически это означает, что использование изобретения способами, указанными в данном пункте, а также иными способами, прямо не поименованными в п. 2 ст. 1358 ГК РФ, должно осуществляться только с согласия патентообладателя.

Вместе с тем действующее законодательство Российской Федерации содержит важное уточнение, в соответствии с которым изобретение признается использованным в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета изобретения (п. 3 ст. 1358 ГК РФ).

Судебная практика. Верховный Суд РФ указал, что для установления факта использования изобретения "необходимо установить использование каждого, а не отдельного признака изобретения, приведенного в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения"

<1>.

--------------------------------

<1> Пункт 27 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав (утв. Президиумом ВС РФ 23 сентября 2015 г.).

С учетом того что любое изобретение описывается соответствующей формулой, при ответе на вопрос о том, используется ли изобретение в данном случае и необходимо ли получать согласие патентообладателя, необходимо прежде всего сравнивать независимые пункты формулы запатентованного изобретения и используемого объекта.

При этом законодателем сделано еще одно важное уточнение: использованием изобретения признается использование не только каждого признака изобретения, приведенного в независимом пункте формулы, но и признаков, которые эквивалентны (идентичны) признакам, содержащимся в независимом пункте формулы и ставшим известными в качестве эквивалентных признаков в данной области техники до даты приоритета изобретения.

Дискуссия. В настоящее время определение эквивалентности признаков формулы изобретения является одним из наиболее сложных вопросов в теории и практике применения патентного права. В научной литературе данный комплекс проблем также именуется теорией эквивалентности.

На наш взгляд, основная сложность, связанная с определением того, какие признаки являются эквивалентными, а какие нет, заключается в том, что, во-первых, в настоящее время отсутствует легальное либо широко распространенное в теории патентного права определение понятия "эквивалентный признак"; во-вторых, в данном случае большую роль играет субъективная интерпретация наличия или отсутствии эквивалентности; в-третьих, отсутствуют

правила применения и сравнения эквивалентных признаков.

Так, например, М.В. Пантелеев и М.А. Серова приводят следующие определения эквивалентных признаков: 1) эквивалентные признаки - это признаки, совпадающие по выполняемой функции и обеспечивающие достижение одинакового технического результата; 2) эквивалентные признаки - признаки, совпадающие по выполняемой функции, достигаемому техническому результату и способам достижения этого результата <1>.

--------------------------------

<1> Пантелеев М.В., Серова М.А. Теория эквивалентов и ее использование // Патенты и лицензии. 2002. N 2. С. 18 - 26.

Н.Н. Аверченко предлагает считать признак эквивалентным, если сущность изобретения при замене признака не изменится, а достигаемый результат останется прежним <1>.

--------------------------------

<1> Абрамова Е.Н., Сергеев А.П., Аверченко Н.Н. и др. (автор главы - Н.Н. Аверченко). Указ. соч.

В.Н. Дементьев, В.М. Рыбаков, А.А. Христофоров предлагают считать эквивалентными признаками такие признаки, при замене которых сущность изобретения не меняется, при этом "достигается такой же результат, а средства выполнения заменены на равноценные, известные в данной области" <1>.

--------------------------------

<1> Дементьев В.Н., Рыбаков В.М., Христофоров А.А. Новый (?) подход к правилу об эквивалентных признаках // Патентный поверенный. 2016. N 3.

Зарубежный опыт. Как отмечает Robert C. Kahrl, в Соединенных Штатах Америки при определении эквивалентности признаков изобретения используется так называемый трехступенчатый тест, в соответствии с которым необходимо получить последовательные ответы на следующие вопросы: 1) "выполняют ли данные признаки преимущественно одну и ту же функцию?"; 2) "выполняют ли данные признаки преимущественно одну и ту же функцию преимущественно одним и тем же способом?"; 3) "выполняют ли данные признаки преимущественно одну и ту же функцию преимущественно одним и тем же способом и при этом достигается одинаковый результат?" <1>.

--------------------------------

<1> Robert C. Kahrl. Patent Claim Construction. Aspen Publishers Online, 2001. 9-9.

Как отмечают Craig Allen Nard, Michael J. Madison, Mark P. McKenna, "эквивалентность в патентном праве - это не заложник формулы изобретения и поэтому она не должна рассматриваться в вакууме. Эквивалентность не требует полной идентичности для каждой цели использования и в каждом признаке. При определении эквивалентности признаки, идентичные другим признакам, могут быть не эквивалентны друг другу, и в то же время признаки, которые для достижения большинства целей являются эквивалентными, могут не являться эквивалентными в данном случае. Необходимо учитывать цель использования признака в патенте, характеристики, которые он проявляет при взаимодействии с другими признаками, а также функцию, которую он выполняет" <1>.

--------------------------------

<1> Craig Allen Nard, Michael J. Madison, Mark P. McKenna. The Law of Intellectual Property. Wolters Kluwer Law & Business, 2017.

Немецкие авторы Rudolf Nirk, Karl Bruchhausen, Eike Ullmann считают, что об эквивалентности

признаков можно говорить в том случае, если признаки изобретения, защищенного патентом, могут быть заменены эквивалентными признаками, при этом по выполняемой функции они также соответствуют признакам изобретения, защищенного патентом <1>.

--------------------------------

<1> Rudolf Nirk, Karl Bruchhausen, Eike Ullmann. Patent-, Gebrauchsmusterund Sortenschutzrecht. GmbH, 2007. S. 132.

Как видим, и в отечественной, и в зарубежной научной литературе в настоящее время отсутствует единство по вопросу о том, какие признаки изобретения и по каким основаниям считать эквивалентными.

В самом общем виде эквивалентными признаются признаки, которые выполняют одну и ту же функцию с одинаковым результатом. При этом факт использования изобретения определяется только в отношении независимого пункта формулы изобретения. При неопределенности объема правовой охраны для выяснения содержания формулы изобретения могут быть использованы дополнительные материалы, например схемы, чертежи, описание, однако такое дополнительное толкование в любом случае не должно приводить к сужению или расширению правовой охраны.

Ясное понимание категории "эквивалентность" в патентном праве имеет чрезвычайно важное значение, так как именно с помощью теории эквивалентности определяется идентичность запатентованному изобретению и, как следствие, дается ответ на вопрос о том, нарушается ли в данном случае исключительное право обладателя патента на изобретение.

Полезная модель признается использованной в продукте, если продукт содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте формулы патента на полезную модель.

Необходимо отметить, что в отношении полезных моделей теория эквивалентности не действует: в данном случае необходимо установить совпадение всех реальных признаков объекта с признаками, содержащимися в независимом пункте формулы патента на полезную модель.

Промышленный образец признается использованным в изделии, если это изделие содержит все существенные признаки промышленного образца или совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец, при условии, что изделия имеют сходное назначение.

Таким образом, при определении наличия или отсутствия нарушения исключительного права обладателя патента на промышленный образец ключевое значение имеет тот факт, каким образом промышленный образец воспринимается обычным потребителем.

В том случае, если запатентованный и сравниваемый промышленные образцы производят на потребителя одинаковое впечатление, при этом используются существенные признаки запатентованного промышленного образца и сравниваемые промышленные образцы имеют сходное назначение, то по общему правилу в данном случае следует говорить о нарушении исключительного права обладателя патента на промышленный образец.

Сопатентообладатели

На практике могут возникать ситуации, когда исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец принадлежит двум и более лицам (п. 5 ст. 1358 ГК РФ). В этом случае отношения сопатентообладателей регулируются теми же правилами, что и отношения соавторов объектов промышленной собственности, а именно:

1)каждый из патентообладателей вправе использовать изобретение, полезную модель или промышленный образец по своему усмотрению, если соглашением между ними не предусмотрено иное (

п.2 ст. 1348 ГК РФ);

2)доходы патентообладателей от совместного использования изобретения, полезной модели или

промышленного образца, а также доходы, связанные с распоряжением исключительным правом на объект промышленной собственности, распределяются между всеми патентообладателями в равных долях, если соглашением между ними не предусмотрено иное (п. 3 ст. 1229 ГК РФ);

3) распоряжение правом на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец осуществляется сопатентообладателями совместно.

§ 4. Иные права авторов и правообладателей прав на изобретения, полезные модели и промышленные образцы

Иные права авторов, заявителей и правообладателей относятся к третьей категории прав, поименованных в ст. 1226 ГК РФ, и принадлежат к категории так называемых иных прав.

Иные права могут быть имущественными и неимущественными, но даже в том случае, если они имеют имущественный характер, они отличны от исключительного права.

Право автора на получение вознаграждения

Как было отмечено выше, исключительное право, являясь оборотоспособным активом, имеет экономическую ценность. Это означает, что автор изобретения, полезной модели и промышленного образца имеет право на получение вознаграждения за использование созданного им объекта промышленной собственности.

В том случае, когда фигуры автора и патентообладателя совпадают в одном лице, автор самостоятельно распоряжается принадлежащим ему исключительным правом, в том числе получает доходы от его использования. Поэтому о праве автора на получение вознаграждения говорят преимущественно в тех случаях, когда автор и патентообладатель - это разные лица, например в случае, когда объект промышленной собственности был создан в рамках выполнения работником своих трудовых обязанностей. В этом случае объекты промышленной собственности именуются служебными: служебное изобретение, служебная полезная модель, служебный промышленный образец.

По общему правилу размер вознаграждения за создание служебных объектов промышленной собственности, а также условия и порядок его выплаты определяются договором между работником и работодателем, а в случае спора - судом (п. 4 ст. 1370 ГК РФ). В том случае, если работник и работодатель не заключили соглашение о выплате вознаграждения, применяются ставки, установленные Правительством РФ (п. 5 ст. 1246 ГК РФ).

Например, за создание служебного изобретения вознаграждение работника составит 30% от средней заработной платы за последние 12 календарных месяцев, за создание полезной модели и промышленного образца - 20% от средней заработной платы <1>.

--------------------------------

<1> Пункт 2 Постановления Правительства РФ от 4 июня 2014 г. N 512 "Об утверждении Правил выплаты вознаграждения за служебные изобретения, служебные полезные модели, служебные промышленные образцы" (СЗ РФ. 2014. N 23. Ст. 2998).

Право на вознаграждение за служебный объект промышленной собственности не может быть отчуждено, но переходит к наследникам автора на оставшийся срок действия исключительного права.

Судебная практика. Как отметил Верховный Суд РФ, в состав наследства входят также иные интеллектуальные права, не являющиеся исключительными, если они относятся к числу имущественных прав наследодателя.

В частности, Суд указал следующее: право на вознаграждение за служебные результаты интеллектуальной деятельности, причитающееся работнику - автору служебного произведения, служебного изобретения, служебной полезной модели или служебного промышленного образца, переходит к его наследникам, "поскольку договор между работодателем и работником, которым определяются размер, условия и порядок выплаты такого вознаграждения, по своему характеру