2) топологиям интегральных микросхем.
Проверка состоит в соотнесении сущности заявленного в качестве изобретения объекта с понятиями "сорт растения", "порода животного", "биологический способ получения", "топология интегральной микросхемы".
Определения этих объектов раскрыты в ГК РФ, так как они охраняются гражданским законодательством.
Так, например, ст. 1448 ГК РФ установлено, что топологией интегральной микросхемы является зафиксированное на материальном носителе пространственно-геометрическое расположение совокупности элементов интегральной микросхемы и связей между ними. При этом интегральной микросхемой является микроэлектронное изделие окончательной или промежуточной формы, которое предназначено для выполнения функций электронной схемы, элементы и связи которого нераздельно сформированы в объеме и (или) на поверхности материала, на основе которого изготовлено такое изделие.
Статьей 1412 ГК РФ определено, что сортом растений является группа растений, которая независимо от охраноспособности определяется по признакам, характеризующим данный генотип или комбинацию генотипов, и отличается от других групп растений того же ботанического таксона одним или несколькими признаками.
Сорт может быть представлен одним или несколькими растениями, частью или несколькими частями растения при условии, что такая часть или такие части могут быть использованы для воспроизводства целых растений сорта.
Породой животных является группа животных, которая независимо от охраноспособности обладает генетически обусловленными биологическими и морфологическими свойствами и признаками, причем некоторые из них специфичны для данной группы и отличают ее от других групп животных. Порода может быть представлена женской или мужской особью либо племенным материалом, т.е. предназначенными для воспроизводства породы животными (племенными животными), их гаметами или зиготами (эмбрионами).
Проверка возможности отнесения объекта, заявленного в качестве изобретения, к объектам, которые не являются изобретениями в соответствии с п. 5 ст. 1350 ГК РФ, осуществляется на основании п. 2 ст. 1386 ГК РФ и при условии завершения предыдущей проверки с положительным результатом.
Цель этой проверки состоит в предупреждении выдачи патента на объект, не являющийся изобретением в соответствии с п. 5 ст. 1350 ГК РФ.
Проверка состоит <1> в исследовании сущности заявленного объекта по документам заявки, в том числе формулы изобретения, и подтверждении (либо не подтверждении) возможности отнесения объекта, выраженного формулой изобретения, к:
--------------------------------
<1> См.: п. 2(4) разд. V ч. II Руководства ИЗ 2018.
1)открытиям;
2)научным теориям и математическим методам;
3)решениям, касающимся только внешнего вида изделий и направленным на удовлетворение эстетических потребностей;
4)правилам и методам игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности;
5)программам для ЭВМ;
6)решениям, заключающимся только в представлении информации.
Перечисленные в п. п. 1 - 6 результаты интеллектуальной деятельности не являются изобретениями.
Возможность патентования указанных объектов в качестве изобретений исключается только в том случае, если заявка на выдачу патента на изобретение касается этих объектов как таковых.
Проверка состоит в соотнесении сущности заявленного в качестве изобретения объекта с сущностью результатов интеллектуальной деятельности, включенных в перечень, установленный п. 5 ст. 1350 ГК РФ.
Для проведения такого анализа необходимо иметь представление о природе результатов интеллектуальной деятельности, включенных в п. 5 ст. 1350 ГК РФ, т.е. о природе "открытий", "научных теорий", "математических методов", "решений, направленных на удовлетворение эстетических потребностей", "правил и методов игр", "правил интеллектуальной деятельности", "правил хозяйственной деятельности", "программ для ЭВМ", "решений, заключающихся только в представлении информации".
Сложность проведения этой проверки в случае, когда заявленный в качестве изобретения объект предположительно подпадает под перечень исключений, установленный п. 5 ст. 1350 ГК РФ, состоит в том, что только в отношении двух объектов, включенных в перечень, а именно в отношении "программ для ЭВМ" и "решений, направленных на удовлетворение эстетических потребностей", имеются их определения в ГК РФ.
Такие же понятия, как "открытия", "научные теории и математические методы", "правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности", "решения, заключающиеся только в представлении информации", не раскрыты ни в ГК РФ, ни в иных нормативных правовых актах. В связи с этим при проведении проверки используются определения указанных понятий в словарно-справочной и научной литературе. Принимаются во внимание также характерные особенности указанных объектов, информация о которых почерпнута из указанных источников и раскрыта в методических документах Роспатента.
Еще одна сложность состоит в том, что характеристики некоторых объектов, не являющихся изобретениями, приведенные в формулах, внешне похожи на характеристики изобретений, так как они могут включать признаки, традиционно применяемые для характеристики продукта и способа, в том числе к применению продукта или способа по определенному назначению.
Такие характеристики могут даваться решениям, касающимся только внешнего вида изделий и направленным на удовлетворение эстетических потребностей, решениям, относящимся к математическим методам, правилам и методам игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности, решениям, заключающимся только в представлении информации.
Методические документы Роспатента рекомендуют при применении п. 5 ст. 1350 ГК РФ исходить из общей особенности включенных в него решений. Такой особенностью является нетехнический характер результата, проявляющегося при осуществлении этих решений. В связи с этим при проверке соответствия заявленного в качестве изобретения объекта условиям патентоспособности, предусмотренным п. 5 ст. 1350 Кодекса, следует уделять особое внимание обеспечиваемому этим объектом результату.
В практике экспертизы технический результат является своеобразным критерием, позволяющим отграничить технические решения от нетехнических. Если технический результат проявляется при использовании объекта, заявленного в качестве изобретения, следовательно, имеются основания полагать, что заявленный объект является изобретением.
Требования ИЗ относят к техническим результатам явления, свойства, а также технические эффекты, являющиеся следствием явлений, свойств <1>. Явления, свойства, технические эффекты
должны объективно проявляться при осуществлении способа или при изготовлении либо использовании продукта, в котором воплощено изобретение. Не считаются техническими результаты, которые не являются явлениями, свойствами, техническими эффектами. Нетехнические результаты рассмотрены в § 4 "Требования к описанию изобретения" настоящей главы.
--------------------------------
<1> Пункт 36 Требований ИЗ.
Проверка соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности, предусмотренным
п.5 ст. 1350 Кодекса, включает:
-анализ признаков заявленного в качестве изобретения объекта;
-анализ проблемы, решаемой заявленным в качестве изобретения объектом;
-анализ результата, обеспечиваемого заявленным в качестве изобретения объектом;
-исследование причинно-следственной связи признаков заявленного изобретения и обеспечиваемого ими результата.
Объекты, заявленные в качестве изобретений, безусловно, не являются таковыми в случае, когда:
-название объекта, приведенное в формуле изобретения, относится к объекту, не являющемуся изобретением в соответствии с п. 5 ст. 1350 ГК РФ;
-все признаки, которыми заявленный в качестве изобретения объект охарактеризован в формуле изобретения, обеспечивают получение результата, который не является техническим.
Ниже охарактеризованы объекты, которые не являются изобретениями в смысле положения п. 5 ст. 1350 ГК РФ.
Открытие как понятие не упомянуто ни в ст. 1225 ГК РФ в перечне охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, ни в каком-либо ином современном российском нормативном правовом акте. Современным российским законодательством открытия не охраняются. Такое регулирование согласуется с международным правом. Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (TRIPS) от 15 апреля 1994 г., к которому Российская Федерация присоединилась в связи со вступлением 22 августа 2012 г. во Всемирную торговую организацию, также не предусматривает правовую охрану открытий.
В международных правовых актах и актах советского периода можно найти раскрытие понятия "научное открытие".
Научные открытия упомянуты в Конвенции, учреждающей Всемирную организацию интеллектуальной собственности (Стокгольм, 14 июля 1967 г., с изменениями). В этом документе научные открытия включены в перечень объектов, права на которые могут признаваться интеллектуальной собственностью (ст. 2 (viii)). Однако этот акт не обязывает государства - члены ВОИС признавать открытия. Положений, раскрывающих содержание термина "научные открытия", Конвенция о ВОИС не содержит.
Официальное признание научных открытий осуществлялось в СССР. Процесс признания прекратился в 1990 г. Понятие "открытие" раскрыто в п. 10 Положения об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях 1973 г. <1>, согласно которому "открытием... признается установление неизвестных ранее объективно существующих закономерностей, свойств и явлений материального мира, вносящих коренные изменения в уровень познания". Согласно п. 10 Положения 1973 г. правовая охрана не распространялась на географические, археологические, палеонтологические открытия, на открытия месторождений полезных ископаемых и открытия в области общественных наук. Процедура признания "закономерности, свойства и явления материального мира" научным открытием предусматривала подачу заявки на открытие, экспертизу заявленного в качестве открытия решения задачи познания, включающую
проверку соответствия этого решения целому ряду требований, предъявляемых к открытиям, внесение открытия в государственный реестр и выдачу автору открытия диплома установленного образца на открытие. Таким образом, не каждое выявленное свойство объекта, явление материального мира, закономерность признавались открытием, а лишь то, которое прошло проверку и соответствовало установленным требованиям. В частности, научное открытие должно было вносить коренные изменения в уровень познания.
--------------------------------
<1> Утверждено Постановлением Совета Министров СССР от 21 августа 1973 г. N 584.
Аналогичное раскрытие понятия "научное открытие" дано и в Женевском договоре о международной регистрации научных открытий (Женева, 7 марта 1978 г.), который не был подписан требуемым числом государств и по этой причине не вступил в силу. Статьей 1 указанного Договора установлено, что "научное открытие означает установление явлений, свойств или законов материального мира, ранее не установленных и доступных проверке".
В практике экспертизы заявок на изобретения толкование понятия "открытие" необходимо для отграничения открытий от изобретений при применении п. 5 ст. 1350 ГК РФ. Для этой цели важна природа открытия как результата интеллектуальной деятельности. Интеллектуальная деятельность в данном случае состоит в процессе познания. Ее результат - явление, свойство, закономерность, которые познаны (обнаружены) автором открытия. При этом ГК РФ не содержит каких-либо требований к открытию. Оно не должно быть сделано впервые в мире или официально признано. Для отграничения открытий от изобретений неважно, открыто явление, свойство, закономерность впервые автором или они уже известны. Поэтому в практике экспертизы к открытиям относят явления, свойства, закономерности независимо от того, открыты они заявителем впервые или эти явления, свойства, закономерности уже известны. Объект относят к открытиям в том случае, если он охарактеризован в формуле изобретения исключительно как явление, или свойство, или закономерность.
Так, например, следующие притязания (формула изобретения) были отнесены к открытиям "Объективно существующий процесс в организме собаки, касающийся выработки слизистой оболочкой желудка неизвестного ранее вещества, ускоряющего регенерацию слизистой оболочки желудка собаки в случае ее повреждения".
Сведения о результатах интеллектуальной деятельности, связанной с обнаружением явлений, сопровождающих использование продукта или способа, его свойствах, как правило, раскрываются в документах заявки через параметры, характеристики, которые можно измерить.
Раскрытие понятия "научная теория" можно найти в научной и справочной литературе. Родовыми признаками термина "теория" являются такие термины, как система (комплекс), гипотеза, мнение, суждение, совокупность чьих-либо взглядов, представлений, идей, связанных с попытками объяснить или интерпретировать определенную предметную область, научное предположение.
Под научной теорией, например, в ряде источников понимается форма организации научного знания, дающая целостное представление о закономерностях и существенных связях изучаемой области действительности.
В связи с этим в методических документах Роспатента отмечено, что если открытие - это объективно существующая закономерность, свойство, явление материального мира, то научная теория - это система взглядов, научное предположение, объясняющее закономерности и существенные связи предметной области.
Формула объекта, заявленного в качестве изобретения, но на самом деле относящегося к научной теории, может выглядеть как концентрированное выражение концептуальной идеи, положенной в основу научной теории, как краткое объяснение каких-либо явлений, свойств, не имеющее экспериментального подтверждения, например: "Длительное малоподвижное пребывание на солнце приводит к ухудшению зрения", "Снижение экологической безопасности среды обитания человека приводит к снижению его рождаемости", "Мобильная связь негативно влияет на размножение домашних тараканов". Описания таких объектов, заявленных в качестве описаний изобретений, состоят в развернутом изложении
заявителем своей теории.
К математическим методам относятся решения, характерными особенностями которых являются вычислительно-логические операции, осуществляемые над количественными данными. Каким образом получены количественные данные, для математического метода несущественно. Такие методы представлены как самостоятельные, не требующие для их получения осуществления действий над материальными объектами с помощью материальных средств.
В качестве примера объекта, заявленного как изобретение, характеристика которого отражает математический метод, можно привести записанный в виде последовательности действий алгоритм Евклида (алгоритм нахождения наибольшего общего делителя двух натуральных чисел): "Способ определения наибольшего общего делителя двух чисел, основанный на том, что задают два числа a и b и производят деление, отличающийся тем, что на первом этапе производят деление большего из указанных чисел на меньшее, определяют остаток от деления, на втором и последующих этапах выполняют операции первого этапа, причем на втором и последующих этапах задают значения a и b, соответствующие значению делителя и значению остатка от деления на предыдущем этапе, при этом результатом считается делитель на этапе, на котором деление произведено без остатка".
Математический метод внешне может быть похож на изобретение, относящееся к способу.
Сходство математического метода и способа как процесса осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств состоит в том, что и метод, и способ представляют собой последовательность действий. Отличие состоит в том, что математический метод - это последовательность действий, осуществляемых с количественными данными, а способ - это последовательность действий, осуществляемых над материальным объектом с помощью материальных средств (п. 1 ст. 1350 ГК РФ).
Математический метод представляет собой совокупность исключительно вычислительных операций и обеспечивает достижение нетехнического результата - получение информации. Количественные данные, над которыми производят вычислительно-логические операции, представляют собой числа, не требующие в рамках математического способа специальных измерений, т.е. процесса осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств, выполнение которых и могло бы обеспечить получение технического результата. Поэтому математический метод не признается изобретением в смысле п. 5 ст. 1350 ГК РФ.
Особенностью объектов, представляющих собой современные математические методы, является использование вычислительной техники, облегчающей выполнение вычислительно-логических операций. Такое использование вычислительной техники часто находит отражение в характеристике математических методов, заявляемых в качестве изобретений. Однако использование вычислительной техники для реализации математического метода не является бесспорным подтверждением того, что заявлено изобретение, относящееся к способу, а не математический метод, так как в таких случаях ЭВМ, как правило, представляет собой инструментарий, необходимый для облегчения выполнения вычислений, причем наличие этого инструментария не обеспечивает достижение технического результата.
Следует также отметить, что развитие цифровых технологий может привести к тому, что математические методы, осуществляемые с помощью цифровых технологий, будут признаваться техническими решениями.
Решения, касающиеся только внешнего вида изделий и направленные на удовлетворение эстетических потребностей, по сути, являются промышленными образцами (п. 1 ст. 1352 ГК РФ). Предположение, что заявленный в качестве изобретения объект относится к решениям, направленным только на удовлетворение эстетических потребностей, может возникнуть в связи с тем, что документы заявки относятся к решению, воплощенному в изделии, и раскрывают только эстетический результат, касающийся внешнего вида изделия. Такие решения встречаются редко. Если в качестве изобретения заявлено такое решение, заявка на изобретение по заявлению, поданному заявителем, может быть преобразована в заявку на промышленный образец (ст. 1379 ГК РФ).
В качестве решения, касающегося только внешнего вида изделия, направленного на получение только нетехнического результата, связанного с удовлетворением эстетических потребностей, можно